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“que superen a los existentes para resolver con rapidez las controversias, dentro de un plazo estricto y en un juicio limitado en el tiempo, con un presupuesto fijo84”.
El objeto de esas normas será entender –
“en un litigio de manera justa, con un manejo que permita, en la medida de lo posible, que las partes se encuentren en pie de igualdad, guardando proporción con la cuantía de que se trate, la importancia de las cuestiones y la situación financiera de las partes85”.
Aunque parezca irónico, el problema de los procedimientos ordinarios del derecho común inglés se señala en la regla relativa a la agilidad del procedimiento en la Guía del Tribunal Inglés de Patentes, publicada el 12 de noviembre de 2003. Un procedimiento ágil es aquel en el que a) todas las pruebas y los dictámenes de los peritos se dan por escrito; b) no existe el requisito de divulgación completa de documentos; c) no se realizan experimentos; d) la posibilidad de repreguntar es limitada; y e) la duración total del juicio se fija por adelantado.
Si bien por lo general los jueces no están facultados para modificar las normas procesales, puesto que ello incumbe a otro órgano, en el derecho común inglés cuentan con una competencia inherente (que ahora está contemplada en la Constitución de Sudáfrica) para controlar los procedimientos en sus tribunales, y pueden emitir dictámenes que agilicen o abrevien las cuestiones. Por ejemplo, los jueces tienen la facultad de limitar el alcance del juicio, decidir cuestiones incidentales que podrían acelerar el fin del proceso, exigir una reunión de las partes o de los peritos, limitar el número de peritos, pedir un resumen de la prueba técnica y un conjunto de documentos previsto por anticipado, limitar la repregunta, limitar el número de expertos, etc., pero la mayoría de estas cuestiones es posible únicamente si el litigio se asigna al tribunal en una etapa temprana, de preferencia apenas comienzan los procedimientos.

16) Normas que rigen la prueba


Es sabido que en el derecho común inglés existe un conjunto de normas que rigen la prueba que han sido elaboradas para los juicios por jurados. Se cree que algunos tipos de prueba no deberían mostrarse a los jurados o los jueces por ser poco seguras o confiables. Un ejemplo típico, que alarga los procesos, es la norma que impide el testimonio de segunda mano. Claramente, el testimonio de segunda mano es poco confiable, por lo general, pero no siempre, y cualquier persona sensata puede discernir cuándo un testimonio de segunda mano es confiable y cuándo no. Los jueces del sistema de derecho codificado han podido manejar la cuestión sin normas y no hay motivos para que los jueces del sistema de derecho común inglés no puedan hacerlo.
En algunos países de derechos común inglés, incluyendo Sudáfrica, se han tomado medidas legislativas para resolver la situación, pero sin demasiado éxito86. En la medida en que esta normativa siga existiendo en su forma actual, litigar seguirá siendo costoso. Toda la prueba pertinente debería ser admisible y los jueces deberían estar en condiciones de determinar si es creíble o confiable.

17) Recursos


Al final del proceso, el tribunal emitirá un dictamen que hará justicia para el titular de los derechos sin ser injusto para el infractor. Sin contar con recursos eficaces, un tribunal no puede materializar la observancia de los derechos de propiedad intelectual, por consiguiente y para completar el análisis, es necesario examinarlos.

18) Medidas provisionales


El Artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone lo siguiente:
“1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a:
a) evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana;
b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.
2. Las autoridades judiciales estarán facultadas para adoptar medidas provisionales, cuando ello sea conveniente, sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas.”
Las jurisdicciones de derecho común inglés cumplen esos requisitos, pues prevén medidas o mandamientos provisionales, además de las denominadas órdenes Anton Piller.

19) Autos provisionales


Uno de los recursos civiles más importantes en caso de infracción de derechos de propiedad intelectual es el auto provisional, hasta tanto se decida sobre el fondo de la controversia (habitualmente, en un juicio), que en los países de derecho común inglés se denomina mandamiento temporal o provisional. El autor provisional del derecho sudafricano se origina en el derecho romano y difiere en alguna medida del mandamiento del derecho común inglés.
Los requisitos para solicitar un auto provisional son: a) la presunción de que existe un derecho87; b) el temor fundado de un daño irreparable si no se dictara la medida provisional y finalmente se obtuviera la reparación solicitada; c) que lo más conveniente sea dictar un auto provisional; y d) que el solicitante no cuente con otro recurso satisfactorio. En vista de la naturaleza discrecional del auto provisional, esos requisitos no se juzgan de manera aislada sino en su conjunto.
Los países que se basan en los precedentes ingleses aplican la prueba American Cyanamid88 para determinar el derecho a solicitar un mandamiento provisional: en primer lugar, debe establecerse que existe un daño temido o real; en segundo lugar, que hay una cuestión importante que debe ser dirimida; por último, debe resultar conveniente dictar un mandamiento. El requisito de la cuestión importante que debe ser dirimida no equivale a la presunción de que existe un derecho, aunque el tribunal debe de estar convencido de que la demanda no es temeraria ni vejatoria89.
Además de restablecer la situación e impedir que se siga cometiendo el acto supuestamente infractor, el procedimiento destinado a obtener un auto provisional suele dar a las partes un panorama de los derechos que asisten a la contraparte. Como consecuencia, a menudo los litigios se arreglan o se terminan sin llegar a juicio. Los autos provisionales son menos costosos, pues se deciden a partir de declaraciones juradas.
A menudo los jueces caen en la tentación de dictar medidas provisionales siempre y cuando el demandante deposite alguna fianza, y sin tener en cuenta la verdadera validez de la alegación del demandante. Esa actitud no tiene justificación90. Un auto provisional tiene consecuencias comerciales amplias y rara vez el demandado inocente podrá probar su pérdida o recuperarla. El tribunal cuenta siempre con un poder discrecional para denegar un auto provisional, aunque se cumplan los requisitos. Ello significa que para llegar a una decisión, el tribunal está facultado a tomar en consideración varias características distintas y no mensurables, y no supone que el tribunal tenga un poder discrecional libre e ilimitado. El poder discrecional judicial debe ejercerse conforme a derecho y a partir de hechos establecidos. Cuando el tribunal deniega un auto provisional, esta decisión puede apelarse, no así cuando el tribunal lo dicta.

20) Autos o mandatos judiciales Anton Piller91


Se trata de un mandato judicial destinado a preservar la prueba. La necesidad de presentar y preservar la prueba a los efectos del juicio se ha intensificado tanto que la utilización de los mandatos Anton Piller se ha generalizado; ya no se aplican únicamente en las distintas ramas del derecho de propiedad intelectual. La parte solicita directamente al juzgado que se emita el mandato Anton Piller sin notificar a la contraparte.
Para obtener el mandato, el solicitante debe contar con la presunción de que: a) tiene derecho a actuar contra el demandado; b) el demandado tiene en su poder determinados documentos u objetos (especificados) que constituyen una prueba vital para fundamentar el derecho del solicitante; y c) existe un temor real y fundado de que esta prueba pueda ser ocultada, destruida o escamoteada antes de la proposición de prueba o del comienzo del juicio92.
Los tribunales deben garantizar que el procedimiento no se aplica indiscriminadamente ni como un instrumento para apremiar a los demandados. Para evitar el abuso los tribunales insisten en las salvaguardias, que podrán incluir un aviso explicativo para el demandado y la presencia de un abogado supervisor y del oficial de justicia durante la ejecución del mandato. Cuando dicha ejecución sufra vicios graves, el tribunal podrá demostrar su desagrado suspendiendo su ejecución. Por otra parte, un demandante que no cumple con lo dispuesto en el mandato Anton Piller será considerado en desacato.

21) Auto definitivo


Un auto es definitivo si la orden judicial se basa en una determinación definitiva de los derechos de las partes en el litigio. La manera normal de solicitar un auto definitivo es mediante una acción, pero bastará una solicitud si no existe controversia de buena fe sobre los hechos.
Los requisitos para solicitar un auto definitivo son: un derecho claro, un perjuicio real o temido, y la ausencia de un nivel de protección similar mediante otro recurso ordinario.
El último requisito merece aclaración. Por lo general, no se dictará un auto si el solicitante puede obtener una reparación adecuada mediante la imposición de daños y perjuicios. La elección entre lo primero y lo segundo quedará a discreción del tribunal que, por norma general, tendrá en cuenta si: una acción por daños y perjuicios permitirá obtener una reparación amplia; el perjuicio puede estimarse pecuniariamente; y, sobre todo, la demanda de daños y perjuicios no causará al solicitante la pérdida de sus derechos. Es por esta última consideración que suelen dictarse autos definitivos (si el derecho del demandante ya ha quedado fuera de duda) en los litigios sobre propiedad intelectual en Sudáfrica, puesto que de no ser así se estaría concediendo al demandado una licencia obligatoria93. Sin embargo, es previsible que, por ejemplo, en los litigios sobre patentes farmacéuticas, en los que se plantean cuestiones de salud pública o el derecho constitucional a la salud, el tribunal ponderará la posibilidad de que el titular del derecho sólo pueda reclamar daños y perjuicios, en lugar de solicitar un auto definitivo.
En el derecho inglés, por ejemplo, el tribunal tiende por lo general a imponer daños y perjuicios en lugar de dictar un mandamiento94. La cuestión ya se ha planteado en los litigios sobre derecho de autor, pero, visto desde afuera, el enfoque de los tribunales ingleses a este respecto no parece ser diferente del de Sudáfrica, expuesto más arriba: no deberán negarse los derechos a una parte mediante el ejercicio de una facultad discrecional, a menos que se presenten circunstancias especiales95.

22) Daños y perjuicios


A este respecto, el Artículo 45 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone lo siguiente:
“1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste haya sufrido debido a una infracción de su derecho de propiedad intelectual, causada por un infractor que, sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.
2. Las autoridades judiciales estarán asimismo facultadas para ordenar al infractor que pague los gastos del titular del derecho, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes. Cuando así proceda, los Miembros podrán facultar a las autoridades judiciales para que concedan reparación por concepto de beneficios y/o resarcimiento por perjuicios reconocidos previamente, aun cuando el infractor, no sabiéndolo o no teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.”
Se reconoce así el hecho de que las medidas de reparación de daños y perjuicios resultantes de la infracción de derechos de propiedad intelectual pueden encontrarse a menudo en la legislación de propiedad intelectual pertinente, y de que en el Derecho interno de cada país el pago de daños y perjuicios sólo se efectúe si ha habido conocimiento de la infracción o negligencia. Salvo cuando la ley disponga lo contrario, se aplicarán las normas habituales que determinan la cuantificación de los daños y perjuicios para los actos ilícitos previstos en la ley. Al respecto, el Tribunal de Apelaciones de Sudáfrica explicó lo siguiente:
“Puesto que un acto ilícito es un delito, la medida correspondiente procurará resarcir al agraviado por la pérdida patrimonial, real o eventual, ocasionada mediante la infracción96”.
En el documento de consulta de la OMPI que ya se ha mencionado, se señala que, en la mayoría de los Estados miembros, los tribunales civiles de la jurisdicción ordinaria tienen dificultades para determinar la compensación debida por infracción de derechos de patente97. El problema no se limita a los “tribunales civiles de la jurisdicción ordinaria”; es probable que los tribunales especializados en propiedad intelectual estén en peores condiciones para determinar cuestiones relativas a daños y perjuicios. En los EE.UU. existe el derecho de recurrir a un juicio por jurados para cuantificar los daños y perjuicios98. Asimismo, el problema no concierne exclusivamente a los litigios en materia de patentes u otros derechos de propiedad intelectual. En muchos campos (como los daños y perjuicios por lesiones personales, negligencia profesional, lucro cesante y otros similares) la cuantificación es un problema no sólo para los jueces, sino también para las partes (que tienen que presentar prueba de los daños y perjuicios sufridos). A pesar de la carga de la prueba, los tribunales tienen la obligación de evaluar los daños y perjuicios aunque ello suponga realizar una estimación. El demandante tiene la obligación de presentar la prueba más fehaciente de que disponga acerca de la cuantía de los daños y perjuicios y, si lo ha hecho, el tribunal deberá aplicar la regla de la estimación óptima99. Lamentablemente muy a menudo los demandantes realizan una grosera sobreestimación de su pérdida, con consecuencias desastrosas para las costas100.
Puesto que un derecho de propiedad intelectual supone un ingreso, la cuantía de los daños y perjuicios, por lo general, equivale al lucro cesante sufrido por el titular en razón de los artículos infractores que podría y habría fabricado y vendido. Por lo general, el lucro cesante se debe al hecho de que el titular logra vender un número menor de productos, debe cobrar precios inferiores para competir con el infractor, o ha debido aumentar los costos de producción101. Habitualmente, el demandante debe probar a) el alcance de la infracción (que se reflejará, por ejemplo en la cantidad de artículos infractores vendidos); b) la cantidad de artículos que el demandante podría y habría vendido de no ser por la infracción cometida; y c) la ganancia que el demandante habría obtenido por la venta de esos artículos102. A veces el titular de los derechos no comercializa los productos, sino que mantiene los derechos como derechos negativos; a veces el derecho se refiere a algo que no se vende, como un método de fabricación. En esos casos, la cuestión se complica aún más.
Se ha dicho que los daños y perjuicios preestablecidos o legales pueden constituir –
“una alternativa y tal vez una manera más eficaz de resarcir a los titulares de derechos y […] proporcionarles una manera rápida y económica de probar y reparar los daños y prejuicios sufridos por actos de falsificación y piratería103”.
Exactamente eso han hecho algunos jueces, en un intento por asegurar que los titulares de derechos reciban una justa reparación. Esas medidas no siempre son exitosas y en determinados casos pueden hacer que el demandante reciba una reparación excesiva o insuficiente. Por ejemplo, la Ley de Derecho de Autor de los EE.UU. (Artículo 504.c)) otorga al tribunal la facultad discrecional de conceder al demandante hasta 30.000 dólares de los EE.UU. con respecto a una obra protegida por derecho de autor y 150.000 dólares de los EE.UU. si el tribunal considera que la infracción fue premeditada. En el caso Napster, un analista estimó que la responsabilidad de Napster podría haber alcanzado los 7,5 billones de dólares de los EE.UU.104 En Playboy Enterprises Inc contra San Filippo el demandante solicitó daños y perjuicios por 285 millones de dólares de los EE.UU. por la venta de varios miles de discos compactos con fotografías infractoras, y el tribunal concedió 3,7 millones de dólares de los EE.UU.105 Por otra parte, en Sudáfrica, en un caso reciente relacionado con la propiedad intelectual, y en la esfera del derecho de obtentor, el monto máximo que el demandante pudo obtener, en ausencia de otras pruebas, fue de 10.000 rand, es decir el importe prefijado, correspondiente a unos 1.500 dólares de los EE.UU.106
Los daños y perjuicios preestablecidos presentan una desventaja, porque rara vez están actualizados con respecto a la inflación y porque es difícil, sino imposible, determinar por adelantado la cuantía de los daños y perjuicios que será justa para ambas partes. Asimismo, se plantea la cuestión de la función de los recursos civiles. Algunos opinan que los recursos civiles también sirven para disuadir a las partes de cometer infracciones de derechos de propiedad intelectual107. Desde un punto de vista filosófico jurídico, no es fácil aceptar esta postura. La disuasión es una función del derecho penal; la función del derecho civil es establecer un equilibrio, reparar el desequilibrio causado por un acto ilícito. En otras palabras, por norma general, una parte que ha sufrido un agravio civil no puede pretender colocarse en una posición mejor que la que tendría si el acto ilícito no se hubiera cometido. Sin embargo, las consideraciones filosóficas deberían llevar a consideraciones prácticas, y si el nuevo “principio” pasa a ser de aplicación general, no cabe formular objeciones. Los daños y perjuicios punitivos en algunas jurisdicciones de derecho común inglés son habituales contra un infractor doloso que se haya conducido con particular alevosía108. Se dice que en el Canadá los daños y perjuicios oscilaron en 1997 entre 20.000 y 50.000 dólares, aunque un caso, además de dictarse un mandamiento interlocutorio, los daños y perjuicios se valuaron en 15 millones de dólares109.
Otro método consiste en permitir al demandante solicitar al demandado un resarcimiento en concepto de regalía. Por ejemplo, la Ley de Patentes de los EE.UU. dispone que un demandante está facultado a solicitar daños y perjuicios por un importe que no sea inferior al de una regalía razonable110. Hasta la intervención del poder legislativo, en el derecho sudafricano no se podía optar por una regalía razonable porque el principio de base, de aplicación general, era que el demandante sólo podía recuperar su pérdida real, puesto que ello constituía la cuantía de los daños y perjuicios sufridos. Para tener éxito, el demandante está obligado a probar qué es una regalía razonable en la práctica comercial, aunque en algunos ámbitos industriales no sea común la concesión de licencias y sea difícil determinar esa cuantía.
Asimismo, rara vez la ganancia obtenida por el demandado es equivalente a la pérdida del demandante. En algunas jurisdicciones de derecho común inglés se permite al demandante reclamar al infractor el resarcimiento de la pérdida a partir de la evaluación de las ganancias de este último. El demandante debe elegir entre esta posibilidad o la de reclamar la cuantía de su propia pérdida111. El monto máximo que puede imponerse es equivalente a la ganancia total obtenida por el demandado112. Sin embargo, sigue siendo necesario probar la causalidad, es decir, que la ganancia se obtuvo como consecuencia de la infracción. Este recurso no está disponible en Sudáfrica113.
En las leyes de derecho de autor de los países de derecho común inglés es habitual que existan disposiciones respecto de la imposición adicional de daños y perjuicios. Por ejemplo, el Artículo 24.3) de la Ley de Sudáfrica, dispone lo siguiente:
”Cuando en una acción interpuesta en virtud del presente artículo, se pruebe o se admita una infracción del derecho de autor y, además de todas las demás consideraciones materiales, teniendo en cuenta
a) la evidencia de la infracción; y

b) todo beneficio económico obtenido por el demandado en razón de la infracción,

el tribunal considera que el demandante no tendría otra manera de obtener una reparación eficaz, al evaluar los daños y perjuicios correspondientes estará facultado a imponer daños y perjuicios adicionales según considere adecuado.”
De momento, este principio no ha sido muy aplicado114 y no se considera que permita imponer daños y perjuicios punitivos ni ejemplares115. El derecho estadounidense, que no es muy típico a este respecto, permite al tribunal triplicar el importe de los daños y perjuicios116.

23) Conclusión


El propósito de este amplio panorama es mostrar que el poder judicial de un país en desarrollo, que aplica procedimientos de derecho común inglés, puede sostener con eficacia la observancia de los derechos de propiedad intelectual dentro de sus estructuras y normas en vigor. El hecho de que el poder judicial sudafricano pueda y quiera hacer valer los derechos de propiedad intelectual y respetar las obligaciones internacionales del país, ha incrementado la inversión local y extranjera e intensificado el nivel de actividad en el ámbito de la propiedad intelectual. Sin duda, aún se puede mejorar la situación, especialmente en relación con el acceso a los tribunales, la simplificación de los procedimientos y la gestión de los litigios. El poder judicial puede asumir un papel más activo y preponderante y, si bien siempre ha tomado parte en la Comisión Parlamentaria de asesoramiento en materia de propiedad intelectual, presidiéndola y participando en la redacción de recomendaciones para el gobierno, no debe dormirse sobre sus laureles; son necesarias actividades de capacitación continuas y amplias, que están en preparación, especialmente en el campo de la propiedad intelectual.
Se ha efectuado un análisis comparativo porque en los países de derecho común inglés existen algunas diferencias evidentes en lo relativo a la observancia de la propiedad intelectual. Se va tomando conciencia de que los derechos de propiedad intelectual son importantes y que en ocasiones son necesarios procedimientos y recursos especiales. Aunque mucho se ha hecho para evitar el aumento de las costas, todavía queda mucho por hacer.
Debido a la universalidad de los derechos de propiedad intelectual los jueces van tomando conciencia de que están juzgando cuestiones de gran interés; de hecho, cada dictamen sobre propiedad intelectual tiene ramificaciones internacionales y los ambientes jurídicos y comerciales analizan la actividad de los jueces, evalúan su trabajo, toman nota y sobre esa base adoptan importantes decisiones de índole financiera.

[Fin del documento]



* Las opiniones contenidas en este estudio son del autor y no reflejan necesariamente las de la Secretaría ni las de los Estados miembros de la OMPI.
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