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OMPI



S

WIPO/ACE/2/4 Rev.

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 19 de mayo de 2004



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

GINEBRA

comité asesor SOBRE OBSERVANCIA

Segunda sesión

Ginebra, 28 a 30 de junio de 2004

el papel del poder judicial en la observancia de los derechos de propiedad intelectual; los procesos sobre propiedad intelectual en el sistema de DERECHO COMÚN INGLÉS,


y la experiencia de Sudáfrica

Documento preparado por el Sr. Louis Harms, Juez de Apelaciones


del Tribunal Supremo de Sudáfrica, Bloemfontein *

1) Sudáfrica y su contexto


Aunque en el marco de la OMPI figure entre los países en desarrollo, en otros contextos Sudáfrica está considerado como un país desarrollado. Al margen de esta dicotomía, es un país altamente industrializado y cuyo pueblo, sin embargo, no goza de bienestar en forma homogénea. Es agudo el contraste entre el “primero” y el “tercer” mundo, entre ricos y pobres, entre personas instruidas y no instruidas.
La legislación sudafricana sobre propiedad intelectual data de 1860, cuando se sancionó la primera Ley de Patentes1. En 1916, el país adoptó los principios del derecho común inglés en vigor en esa época, y desde ese momento se mantuvo a la par con el resto del mundo, actualizando periódicamente su legislación, y prestando especial atención, a partir del decenio de 1990, a las directivas de la CE, que es su socio comercial más importante2.
Además de la legislación habitual sobre propiedad intelectual3, desde hace más de un siglo4 están en vigor normas especiales destinadas a luchar contra la piratería y la falsificación. En 19975 se sancionó una norma más amplia y moderna para luchar contra la piratería y la falsificación.
Ya en 1928, Sudáfrica se adhirió al Convenio de Berna y en 1947 al Convenio de París; en 19246 celebró un acuerdo bilateral sobre derecho de autor con los Estados Unidos de América (EE.UU.).
La observancia de la propiedad intelectual en Sudáfrica tiene una larga historia. El primer caso del que se tiene noticia de un auto dictado por infracción al derecho de autor es de 18617 y el primer caso del ámbito de las marcas8 data de 1863. La observancia del derecho de patentes asumió un papel preponderante en la época del descubrimiento del oro y cuando, en 1896, en la República de Transvaal9, se produjeron tres casos de litigios sobre patentes relativos a técnicas de beneficio del oro (el proceso de cianuro). Hasta Edison Bell inició un juicio por infracción de patentes en Sudáfrica, ya en 189910. Los principios básicos del derecho de patentes los estableció en Sudáfrica el Tribunal Supremo en 1930, también en este caso en un litigio relativo a la tecnología minera11 y la apelación más larga se dio en el ámbito de las patentes12. Entre 1970 y 2000, el Tribunal Supremo de Apelaciones entendió en 94 casos13 relacionados directamente con cuestiones de propiedad intelectual, y en los casos relativos a infracción, los titulares de derechos, en poco más del 50% de los casos, resultaron vencedores14. No se dispone de estadísticas relativas a los casos ventilados en tribunales de instancias inferiores, pero puede suponerse que hay cientos cada año y que en ese nivel, por lo general, resultan vencedores los titulares de los derechos.
Sudáfrica tiene un sistema jurídico mixto: su derecho “común” anglosajón es no codificado, prenapoleónico continental (romano neerlandés), con una fuerte influencia del derecho inglés15; se ha adoptado el principio de stare decisis (la fuerza vinculante de los precedentes)16; muchas de sus leyes se basan en ejemplos extranjeros (en particular, ingleses); sin embargo, su derecho procesal corresponde al del derecho común inglés. Todo ello se encuentra ahora al amparo de una Declaración de Derechos17. La diferencia entre el derecho sudafricano y el derecho común inglés se nota en relación con la atribución engañosa y la protección de la información confidencial: en el derecho sudafricano, como en el derecho codificado18, se reconoce el acto ilícito general de competencia desleal, que no existe en el derecho común inglés19. Sin embargo, en Sudáfrica, el tratamiento de la competencia desleal está influido por los precedentes del derecho común inglés20.
Cabe recordar, tal como lo señalara Roshana Kelbrick21, que es arriesgado suponer que el derecho sudafricano y el derecho inglés de propiedad intelectual coinciden siempre. Si bien la legislación correspondiente es muy similar, no hay que olvidar que aunque hundan sus raíces en el derecho común inglés, los dos sistemas tienen orígenes distintos y pueden llevar a resultados distintos en cada caso22.
Por consiguiente (en el presente contexto), Sudáfrica tiene en muchos aspectos un sistema que se asemeja al sistema procesal anglonorteamericano, pero que funciona en el límite entre el mundo en desarrollo y el mundo desarrollado, con la ventaja que esa perspectiva dual representa para la comprensión de la observancia de la propiedad intelectual. Sin embargo, por su propia naturaleza, el debate sólo se circunscriba a términos generalizados. Cada sistema legal tiene, evidentemente, su evolución propia que es acorde a la cultura legal de cada uno. Por consiguiente, las leyes y la jurisprudencia deben ser diferentes de un país a otro y sería erróneo suponer que el sistema de derecho común inglés presenta un frente uniforme.

2) El reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual como derechos humanos fundamentales


Como en la mayoría de los sistemas de derecho común inglés (si no en todos), en la Constitución sudafricana no se confiere protección especial a los derechos de propiedad intelectual. No se ha seguido la tendencia marcada por algunas democracias recientes23. En la constitución de un país se pueden determinar y delimitar las facultades del poder legislativo para crear legislación sobre propiedad intelectual; por ejemplo, la Constitución de los EE.UU. faculta al Congreso a sancionar leyes con el fin de “promover el progreso de la ciencia y las artes útiles, al garantizar por un plazo limitado a los autores e inventores el derecho exclusivo a sus respectivas obras y descubrimientos”24 y las leyes federales deben conformarse a este precepto25.
Las constituciones nacionales pueden tener gran incidencia en la observancia de los derechos de propiedad intelectual, al igual que los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, como el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos. Las leyes de propiedad intelectual no gozan de una condición especial en el marco constitucional, a diferencia de la libertad de expresión26, el derecho a la intimidad y el derecho a la propiedad27. En países como Sudáfrica y la India, que garantizan derechos sociales, la incidencia es mayor y podrían llegar a plantearse debates encendidos, por ejemplo, acerca del alcance y la observancia de las patentes farmacéuticas, en relación con el derecho a los servicios de salud o los derechos de los niños; además, las pretensiones en materia de derecho de autor deberían estar supeditadas al derecho a la educación y el derecho al acceso a la información. Por lo menos algunos de los derechos de propiedad intelectual deberán ser interpretados a la luz de los principios constitucionales.

3) Los derechos de propiedad intelectual reconocidos en las leyes


En el derecho común inglés, algunos derechos de propiedad intelectual se originaron en el contexto de la lucha por la supremacía del parlamento. Sin embargo, el derecho común inglés ha sido sustituido por el derecho codificado  a menudo como consecuencia de obligaciones de carácter internacional28. Los conceptos originales del derecho común inglés tienen poco valor residual, si es que tienen; por ejemplo, no existe una patente de derecho común inglés ni derecho de patentes en virtud de ese sistema29; de manera análoga, el derecho de autor no tiene peso sino en la medida en que esté reconocido por la ley30. Por otra parte, las marcas no registradas siguen coexistiendo con el sistema de registro y hasta pueden prevalecer sobre las marcas registradas31.
La legislación sobre competencia incide en los derechos de propiedad intelectual y este es un aspecto que los jueces no están acostumbrados a tener en cuenta. En cualquier caso, las cuestiones relativas a la competencia caen en el ámbito de tribunales especiales; aún no queda claro cuál es el pleno efecto de los principios relativos a la competencia.

4) La observancia de los derechos de propiedad intelectual en lo civil y en lo penal


En el presente documento se aborda la observancia desde el punto de vista del ámbito civil. Por lo general, en las propias leyes de propiedad intelectual no se penaliza la infracción, y cuando ello ocurre, se superponen la responsabilidad civil y la penal y el titular de derechos en un cierto sentido puede escoger en qué ámbito entablar la demanda. Cabe hacer algunas aclaraciones acerca de la diferencia entre el juicio civil y penal y la elección del ámbito adecuado.
La excepción al principio general está constituida por la Ley de Derecho de Autor32 que sanciona la piratería, es decir, la realización a sabiendas de copias infractoras. La infracción de la propiedad intelectual suele sancionarse aplicando la legislación sobre lucha contra la piratería33. Por lo general, la piratería constituye un fraude: un engaño hecho con intención de dañar34. La legislación de lucha contra la piratería protege las marcas registradas y el derecho de autor únicamente, y no otros derechos de propiedad intelectual. Aunque pueda darse una superposición entre, por ejemplo, la piratería y la infracción de un derecho de marca, esta última no constituye necesariamente un acto de piratería.
Al escoger entre el ámbito civil y el penal cabe tomar en consideración varios elementos: en primer lugar, la confianza, a veces inexistente por desgracia, en el órgano encargado de la observancia del derecho; ese órgano, ¿quiere y puede actuar? ¿Cuenta con los recursos necesarios? ¿Puede actuar rápidamente? ¿Tiene facultades para buscar y confiscar? ¿Se dará intervención a los fiscales? ¿Están los fiscales calificados para intervenir en esos casos? ¿Hay tribunales especializados en lo penal comercial que estén en condiciones de entender en casos de propiedad intelectual?
También cabe examinar qué reparación podrá obtener el demandante. Si el acusado es un vendedor ambulante o realiza actividades semejantes a las del crimen organizado, un procedimiento civil no serviría para mucho desde un punto de vista económico; por otra parte, si el acusado es un comerciante con un importante volumen de negocios, será preferible una demanda civil que pueda finalizar con el resarcimiento de daños y perjuicios y un mandamiento judicial. Tampoco hay que olvidar las costas, que podrían ser irrecuperables35. En el proceso penal, el titular de derechos prácticamente no tendrá costas; la situación será distinta si el titular de derechos inicia un litigio civil, especialmente en un país de derecho común inglés, puesto que las costas son mucho más elevadas que en los países de derecho codificado. (Las costas se examinarán más adelante.)
Además, está la cuestión de la carga de la prueba. En el derecho común inglés, la responsabilidad civil quedará establecida a partir de un equilibrio entre probabilidad y responsabilidad penal más allá de cualquier duda razonable. También son importantes los medios de prueba. Habitualmente, en un juicio civil la titularidad del derecho de autor puede quedar determinada por una declaración jurada presentada como prueba, pero no así en un juicio penal (en un proceso penal de derecho común inglés, son fundamentales la prueba oral y la posibilidad de repreguntar). Cuando el titular de derechos es extranjero, ello entorpece el ejercicio del derecho de acusación. Además, pueden diferir los hechos que hay que probar: la responsabilidad penal exige mens rea, no así la responsabilidad civil.
Robin Fry36 considera que la ventaja del ámbito penal es la velocidad; el hecho de que el fiscal no tenga que probar su título, el efecto disuasivo de una sanción penal; la responsabilidad penal personal de los directores que no pueden esconderse detrás del velo societario; y el ahorro en las costas. Siempre según Fry las desventajas son: la falta de proposición de prueba; la imposibilidad de arreglar extrajudicialmente la controversia; la falta de conocimientos técnicos sobre propiedad intelectual de los jueces en lo penal; la falta de resarcimiento real; y la carga de la prueba. Algunos de estos elementos ya se han examinado, y dos de ellos exigen algunos comentarios. En las jurisdicciones con un índice elevado de criminalidad, la evolución del proceso penal es más problemática que en el proceso civil37. Por último, los pactos entre el fiscal y la defensa permiten un cierto grado de elasticidad, pero este procedimiento por lo general no está disponible en los países de derecho común inglés; Sudáfrica y los EE.UU. son excepciones.
La acusación particular, en lugar de pública, es una posibilidad, pero debe estar sujeta a serias limitaciones. En Sudáfrica, el acusador particular deber obtener del director de la fiscalía un certificado nolle prosequi (es decir, que no se constituirá en parte acusadora), lo que puede llevar algún tiempo, y debe depositar una fianza que cubra las costas del demandado. También en este caso se presentan los problemas mencionados en relación con el juicio penal, como la carga de la prueba. El autor del presente documento no tiene noticia de que en Sudáfrica se haya utilizado este procedimiento, pero sí en otras jurisdicciones de derecho común inglés38.

5) Observancia de los derechos de propiedad intelectual: Ley de Lucha contra la Piratería


La Ley de Lucha contra la Piratería, de Sudáfrica, prevé la responsabilidad penal, e infringir sus disposiciones también puede dar lugar a responsabilidad civil39. La Ley introdujo medidas destinadas a combatir el comercio de mercancías piratas, para dar protección adicional a los titulares de marcas registradas y otras marcas, y derecho de autor, en caso de a) la aplicación ilegítima a las mercancías de la materia objeto de sus derechos de propiedad intelectual y b) la liberación en los circuitos comerciales de productos piratas o falsificados.
A tal efecto, prohíbe ciertos actos, como la posesión de productos falsificados o piratas y crea delitos, con sus correspondientes sanciones. Por ejemplo, no pueden poseerse productos falsificados o piratas y utilizarlos como objeto de una actividad comercial; no pueden fabricarse esos productos (excepto para uso privado y hogareño de la persona que los fabricó); y no pueden ser enajenados en el marco de una actividad comercial.
En ciertas circunstancias, por ejemplo si existe una orden judicial o una autorización de otra índole conforme a esa Ley, se confiere a los inspectores y a la policía la facultad de entrar en los locales y buscar y, en caso de encontrarlos, confiscar y retirar productos piratas o falsificados, aunque sólo se sospeche que lo son, para retenerlos hasta la finalización del proceso civil o penal que habrá de iniciarse, o cualquier otro acto de disposición autorizado por esa Ley o que se conforme a ella.
La orden judicial deberá ser emitida por cualquier juez de primera instancia o de instancia superior únicamente si considera, a partir de la información presentada bajo juramento o promesa solemne, que existen motivos razonables para creer que se ha llevado o se está llevando a cabo una actividad comercial respecto de productos falsificados o piratas, o que es probable que se lleve a cabo. La ejecución de la orden deberá tener particularmente en cuenta la decencia y el orden, así como a) el derecho de la persona al respeto y la protección de su dignidad; b) el derecho de la persona a la libertad e integridad personal; y c) el derecho a la intimidad40.
El titular de un derecho de propiedad intelectual que sabe, o tiene motivos fundados para creer que se ha realizado o está por realizarse una actividad comercial cuyo objeto son productos falsificados o piratas, podrá solicitar directamente al juez, sin notificar a la otra parte, una orden de búsqueda y confiscación de esos productos, hasta tanto comience el proceso civil, para preservar la prueba pertinente a la infracción de su derecho de propiedad intelectual.
Asimismo, la Ley dispone que el Comisionado de Aduanas e Impuestos, por solicitud del titular de un derecho de propiedad intelectual, confiscará y retendrá los productos falsificados o piratas, aunque sólo se sospeche que lo son, importados o que estén ingresando al país durante un determinado período y que se supone infringen su derecho.

6) Observancia de los derechos de propiedad intelectual: solución alternativa de controversias


Por su propia naturaleza, las controversias en materia de falsificación o piratería no suelen ser objeto de solución alternativa, puesto que ésta exige un demandado de buena fe que quiera ventilar el litigio en el ámbito privado. Las cuestiones relativas a la validez de los registros tampoco pueden ser objeto de solución alternativa de controversias puesto que se trata de cuestiones de interés público. Por ejemplo, un árbitro no puede ordenar la revocación de una patente ni la cancelación de una marca. En el campo de la propiedad intelectual, la solución alternativa de controversias sólo puede desempeñar un papel importante en cuestiones como las controversias relativas a acuerdos de licencia y pueden dejarse de lado a los efectos del presente documento.

7) Observancia de los derechos de propiedad intelectual: foros cuasijudiciales


Durante bastante tiempo, la distinción entre un foro administrativo y un foro cuasijudicial ha sido confusa, o inexistente, en la jurisprudencia del derecho común inglés. Los registradores de patentes y de marcas cumplen las funciones de esos foros y sus decisiones pueden ser reexaminadas o, a veces, apeladas ante un tribunal superior. Esas decisiones no se refieren a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, sino a su concesión.
En el marco del derecho sudafricano, la posibilidad de confiar la observancia a un foro de esa índole es discutible. La Constitución (Artículo 34) garantiza el derecho de que las controversias se ventilen ante un tribunal o, “cuando corresponda” ante “otro tribunal o foro independiente e imparcial”. Parece poco probable que “corresponda” ventilar esos casos ante un foro que no sea un tribunal, debido a que muchas de las facultades necesarias para la correcta observancia de los derechos de propiedad intelectual son propias del poder judicial.

8) Estructura judicial


Si bien la Constitución sudafricana contiene elementos federales, los tribunales forman parte de la estructura gubernamental nacional; no existe lo que podría denominarse tribunales “estatales” y la competencia territorial de un tribunal puede sobrepasar los límites políticos (provinciales). Hay tres niveles de tribunales: los tribunales de primera instancia en lo penal; los tribunales ordinarios y otros similares, como el de primera instancia en el ámbito de las patentes (el tribunal del Comisionado de Patentes); y los tribunales de apelación (el Tribunal Supremo de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia). Salvo en el caso de las demandas penales, la observancia de la propiedad intelectual no compete a los tribunales penales de primera instancia.
En materia de competencia, la tendencia general del derecho común inglés es que los litigios sobre propiedad intelectual sean dirimidos en primera instancia en el ámbito del sistema de tribunales de jurisdicción ordinaria, y por un único juez41. El juez no es necesariamente un “experto” en el campo de la propiedad intelectual, pero a menudo es “seleccionado” por su experiencia o sus conocimientos técnicos en la materia. No se utilizan jurados ni peritos (alguna norma prevé su participación, pero intervienen en el proceso sin derecho de voto).
Tal como se ha mencionado, en Sudáfrica existe el Tribunal del Comisionado de Patentes, que tiene competencia exclusiva en cuestiones relativas a las patentes y está presidido por un juez ordinario con conocimientos y experiencia en esos temas (adquiridos por lo general en la práctica de solución de litigios en la materia), designado especialmente para entender en determinados casos sobre patentes. Otros casos de propiedad intelectual se ventilan ante un juez ordinario, según el curso normal de las cosas, aunque los jueces que presiden el tribunal, al distribuir los casos, tienden a asignarlos a jueces que tengan algún conocimiento de propiedad intelectual. En Inglaterra y en Gales42, el sistema es similar: los jueces “expertos” del Tribunal de Cancillería son designados por el Canciller para entender en controversias en materia de patentes, además de otras tareas de cancillería; otros casos de propiedad intelectual no se asignan necesariamente a jueces que sean especialistas43. El ámbito alternativo para los casos de infracción de patentes, en particular, el Tribunal de Patentes de Condado (Patents County Court = tribunal inferior de lo civil), cuenta con un juez experto, pero otras controversias en materia de propiedad intelectual que se ventilan ante tribunales de condado no son dirimidas necesariamente por un juez experto.
Por norma general, las apelaciones se ventilan ante los tribunales de apelación, y al menos uno de los jueces del tribunal posee conocimientos especializados, en particular si se trata de litigios sobre patentes. Es probable que esos litigios reciban este trato especial por su naturaleza técnica o científica.
Una excepción a la tendencia general mencionada se da en los EE.UU., donde los litigios en materia de patentes se ventilan ante un juez federal, con o sin la intervención de un jurado. El caso se asigna a un juez por rotación y de manera aleatoria y, por consiguiente, no será necesariamente un experto44. Las partes pueden escoger si intervendrá o no un jurado; la realidad sugiere que en la mayoría de los casos intervienen jurados45, tal vez porque las estadísticas demuestran que el titular de una patente tiene muchas más probabilidades de éxito en un juicio con jurado46. Sin embargo, el jurado ha ido perdiendo preponderancia debido a dictámenes que limitan el número de cuestiones en las que puede intervenir un jurado. Por otra parte, las apelaciones en materia de patentes se ventilan ante un tribunal dedicado parcialmente a esas cuestiones, a saber el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal47. Según parece, ello ha fortalecido el sistema de patentes que se veía perjudicado por las jurisdicciones paralelas (que dieron origen a la práctica de elección del foro y a dictámenes contradictorios) y por una predisposición contraria a las patentes en ciertos circuitos federales. Es más compleja la postura en lo relativo a otros litigios y apelaciones sobre derechos de propiedad intelectual por lo que puede soslayarse a los efectos del presente documento.

9) Procedimientos judiciales

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