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RESOLUCIONES
1 de octubre de 2004

3.33.43



RESOLUCION 864


SOLICITUD PRESENTADA POR LA EMPRESA INDUSTRIA CONSERVERA DE LA PESCA INCOPES C. LTDA. DE ECUADOR, SOBRE SUPUESTO INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN LA APLICACIÓN DE NORMATIVA COMUNITARIA ANDINA SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Y SUPUESTA OMISIÓN A LA OBLIGACIÓN DE SOLICITAR INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL






RESOLUCION 864




Solicitud presentada por la empresa Indus­tria Conservera de la Pesca INCOPES C. Ltda. de Ecuador, sobre supuesto incum­plimiento por parte de la República del Ecuador en la aplicación de normativa comunitaria andina sobre propiedad indus­trial, y supuesta omisión a la obligación de solicitar interpretación prejudicial

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,


VISTOS: El artículo 30 del Acuerdo de Cartagena, la Decisión 486 sobre Régimen Común de Propiedad Industrial, y el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, contenido en la Decisión 425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, y;
CONSIDERANDO: Que, mediante Carta recibida por la Secretaría General el 6 de mayo de 2004, el señor José Antonio Castro Álvarez, en su calidad de Gerente de la Compañía Industria Conservera de la Pesca INCOPES C. Ltda. (en adelante INCOPES) de Ecuador, presentó una denuncia contra la República del Ecuador, habida cuenta que en su concepto dicho gobierno habría incurrido en incumplimiento de los artículos 56 y 58 de la Decisión 85; 73 y Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 311; Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313; 83 literales a) y b), 114 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344; y 134 inciso 1), 135, 172 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. Asimismo, señaló que la República del Ecuador habría incurrido en incumplimiento de los artículos 83, literales a) y b), 113 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344; y los artículos 134 inciso a), 135, 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y de los artículos 4 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en tanto el Tribunal Constitucional de la República del Ecuador no habría solicitado la interpretación prejudicial en el proceso seguido ante su despacho por la denunciante;
Que, en su denuncia, INCOPES precisó que:
a) INCOPES fue titular de la marca de fábrica “LA ESPAÑOLA”, registrada bajo título Nro. 350, con fecha 4 de julio de 1973, para distinguir productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional1. Dicho registro fue renovado por cinco años adicionales por INCOPES el 24 de mayo de 1989, según Título Nro. 2886-89, encontrándose vigente la Decisión 85.

b) Con fecha 28 de julio de 1992, y encontrándose vigente el registro de la marca “LA ESPAÑOLA”, el Director Nacional de Propiedad Industrial otorgó el registro de marca de fábrica “ACEITE DE OLIVA LA ESPAÑOLA” al señor Emilio Torres Copado, según protocolo 1995 – 92.

c) Con fecha 19 de setiembre de 1995 INCOPES solicitó la “reinscripción” de la marca de fábrica “LA ESPAÑOLA”. Esta solicitud fue observada por el representante del titular de la marca “ACEITE DE OLIVA LA ESPAÑOLA”.

d) Con fecha 16 de octubre de 1996, la marca “ACEITE DE OLIVA LA ESPAÑOLA” fue transferida de su anterior titular (señor Emilio Torres Copado) al señor Juan Ramón Guillén Prieto, mediante transferencia registrada Nº 00794-96.

e) Con fecha 16 de noviembre de 1998, el Director Nacional de Propiedad Industrial del Ecuador denegó el registro (reinscripción) de la marca “LA ESPAÑOLA” solicitada por INCOPES, precisando que dicha solicitud contravenía los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

f) Con fecha 2 de diciembre de 1998, INCOPES interpuso un recurso de reposición ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, solicitando se declare la nulidad del registro de marca “ACEITE DE OLIVA LA ESPAÑOLA” (Registro Nro. 00794-96) por incluir esta la denominación “LA ESPAÑOLA” y por haber sido concedido en contravención de las normas comunitarias sobre propiedad industrial. Con fecha 4 de enero de 1999, mediante Resolución Nro. 967002, la Dirección de Propiedad Industrial denegó el recurso de reposición.

g) La denegatoria fue impugnada mediante Recurso Extraordinario de Revisión presentado por INCOPES ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI.

h) Con fecha 10 de setiembre de 2001, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y de Obtenciones Vegetales del IEPI denegó la pretensión de reposición (nulidad) sustentada por INCOPES.

i) Con fecha 7 de noviembre de 2002, INCOPES presentó ante el Juez del Octavo de lo Civil de Guayaquil un Recurso de Amparo Constitucional (Nro. 476-2002) a tenor de lo dispuesto por los artículos 95 y 163 de la Constitución Política del Estado de Ecuador, al haber sido conculcados derechos consagrados en Tratados Internacionales.

j) Con fecha 27 de noviembre de 2002, el Juez Octavo de lo Civil de Guayaquil rechazó el amparo solicitado sin haber solicitado la interpretación prejudicial contemplada en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

k) Con fecha 27 de noviembre de 2002, INCOPES apeló ante el Tribunal Constitucional de la República del Ecuador respecto de la denegatoria del amparo solicitado ante el Juez Octavo en lo Civil del Guayaquil.

l) Con fecha 15 de julio de 2003, el Tribunal Constitucional de la República del Ecuador confirmó la sentencia emitida por el Juez del Octavo de lo Civil de Guayaquil, y negó la acción de amparo antes indicada, sin tampoco haber solicitado previamente la interpretación prejudicial para sustentar su decisión;


Que, INCOPES indicó en su denuncia que es presupuesto procesal de la acción de incumplimiento la de agotar la vía administrativa ante la Secretaría General de la Comunidad Andina, razón por la cual interpone la presente denuncia, la misma que fundamentó en lo dispuesto por el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que obliga a los Países Miembros a adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la normativa subregional, el artículo 25 de la misma Decisión, que faculta a personas naturales o jurídicas afectadas en sus derechos por el incumplimiento de un País Miembro, a acudir a la Secretaría General y al Tribunal Andino según el procedimiento previsto en el artículo 24; el artículo 33 de la misma Decisión que determina la obligación a cargo de los jueces nacionales de los Países Miembros que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino, de solicitar la interpretación prejudicial de dichas normas, y suspender el procedimiento en tanto dicha interpretación es emitida; y la Disposición Transitoria Primera, que precisa que todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la Decisión 486 se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia;
Que, mediante fax SG-F/0.5/789/2004, del 19 de mayo de 2004, la Secretaría General informó al Gobierno del Ecuador de la denuncia presentada por INCOPES y el inicio de la investigación correspondiente. Copia de dicha comunicación fue remitida, mediante faxes SG-F/0.5./505/2004 y SG-F/0.5/788/2004 a los demás Países Miembros y al representante de la denunciante, respectivamente;
Que, mediante Fax SG-F/0.5/1133/2004 de fecha 21 de julio de 2004, la Secretaría General formuló la correspondiente Nota de Observaciones por presunto incumplimiento de normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, y en particular, de las contenidas en la Decisión 486, artículo 172, 134 inciso 1), 135 y la Primera Disposición Transitoria (al haberse presuntamente transgredido las normas contenidas en la Decisión 311, artículo 73, y Cuarta Disposición Transitoria; Decisión 313 en su Cuarta Disposición Transitoria; y Decisión 344, en sus artículos 83 literales a) y b), 114 y Primera Disposición Transitoria) y otorgó a la República del Ecuador un plazo de 30 días hábiles a fin de dar respuesta a la citada Nota de Observaciones. La nota fue notificada a los demás Países Miembros y a la denunciante, mediante fax SG-X/0.5/722/2004 y SG-F/0.5/1134/2004 de fecha 22 de julio y 9 de agosto de 2004, respectivamente;
Que, habiendo transcurrido el plazo para que el Gobierno del Ecuador absuelva las consideraciones expuestas en la Nota de Observaciones, sin recibir respuesta alguna de dicho Gobierno, corresponde a la Secretaría General emitir su pronunciamiento. A tal efecto estima oportuno tener en cuenta lo siguiente;
a) El registro de la marca de fábrica LA ESPAÑOLA, a favor de su titular Industria Conservera de la Pesca Cía. Ltda., data del 4 de julio de 1973, y venció el 25 de agosto de 19942.

b) Encontrándose vigente el registro de marca de fábrica “LA ESPAÑOLA”, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador otorgó el registro de marca de fábrica “ACEITE DE OLIVA LA ESPAÑOLA”, para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase Internacional No. 29 y con vencimiento el 28 de julio de 2002.

c) La Decisión 85 era clara en señalar que no procedía el registro de signos que no fueran novedosos o confundibles con signos previamente registrados. Sin embargo, no consta en el expediente que el titular inicial de la marca hubiera realizado acciones para impedir la coexistencia y antes bien, habría consentido en ella, dado que las acciones impugnatorias sólo tuvieron lugar a partir del año siguiente de vencida la renovación.

d) La demandante dejó vencer su registro marcario el 28 de julio de 2002 por un olvido, según consta en el expediente3 y asimismo dejó vencer el plazo de gracia para la renovación del mismo, de tal suerte que a partir de dicha fecha dejó de ser titular de la marca de fábrica LA ESPAÑOLA. Toda solicitud de registro de marca, presentada luego de caducado el registro original, constituye una nueva solicitud y no una reinscripción o renovación de la misma.

e) La señalada marca fue transferida al señor Juan Ramón Guillén Prieto, con fecha 16 de octubre de 19964.

f) Desde el año 1995 la única marca que quedó registrada fue “ACEITE DE OLIVA LA ESPAÑOLA” quien ejerció su derecho de observación en 1997, cuando la empresa Industria Conservera de la Pesca INCOPES C. Ltda. solicitó la inscripción del registro de la marca de fábrica “LA ESPAÑOLA”, para distinguir todos los productos de la clase 29 de la Clasificación de Niza. Una segunda observación fue presentada el 16 de julio de 1997.

g) La denegatoria del registro de marca “LA ESPAÑOLA” tuvo como fundamento en no cumplir el signo con el requisito de distintividad y generar riesgo de confusión, dilución y asociación con un signo previamente registrado -“ACEITE DE OLIVA LA ESPAÑOLA”- y cuyo registro se encontraba vigente a dicha fecha. Todo ello, con fundamento en los artículos 81 y 83, literal a) de la Decisión 344. Igual decisión fue aplicada a posteriores solicitantes, distintos del reclamante de la misma marca “LA ESPAÑOLA”. En las resoluciones de la instancia administrativa se da cuenta asimismo que INCOPES no renovó el registro de marca en el plazo legal, perdiendo su derecho de exclusividad sobre ella, por lo que pasó a dominio público, siendo pasible de ser registrada por un particular cualquiera.

h) Los recursos internos fueron agotados, siendo todos ellos denegatorios de la pretensión de la reclamante.

i) El amparo constitucional presentado el 7 de noviembre de 2002 por INCOPES ante el Juez de lo Civil de Guayaquil, fue rechazado por “improcedente”, habida cuenta que la demandante no acreditó la existencia del acto impugnado. De acuerdo con las reglas del Derecho Procesal Civil, la improcedencia determina el no pronunciamiento por parte del Juez del fondo de la cuestión, lo que implica que el análisis de la normativa comunitaria que hubiera sido objeto de una interpretación prejudicial, no se llegó a realizar.

j) El pronunciamiento de la Segunda Sala del Tribunal Constitucional de la República del Ecuador, no obstante confirmar la Resolución del Juez Octavo de lo Civil de Guayaquil y, en consecuencia, negar la acción de amparo constitucional solicitada, efectuó algunas consideraciones vinculadas al ordenamiento comunitario andino. Sin embargo, dichas consideraciones fueron accesorias al razonamiento de la corte, que sin entrar en la sustancia de las mismas, se centró en las consideraciones legales de la improcedencia de la demanda;


Que, teniendo en cuenta los hechos relatados, esta Secretaría General estima conveniente precisar, de manera previa a su pronunciamiento sobre el fondo del asunto, que no es potestad de este órgano administrativo pronunciarse respecto de la legalidad de los actos administrativos emitidos por las autoridades nacionales competentes, debiendo restringirse su análisis a la confrontación de las disposiciones de la normativa comunitaria andina y las disposiciones o actos de autoridades nacionales competentes en la materia regulada por las primeras, a efectos de verificar que se hallen conformes unas con otras. Así pues, en el marco de lo señalado en la Nota de Observaciones SG-F/0.5/1133/2004, será necesario determinar:
1. Si la República del Ecuador, mediante las actuaciones llevadas a cabo por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, y el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI ha supuesto alguna vulneración de disposiciones contenidas en la Decisión 486, artículos 172, 134 inciso 1), 135 y la Primera Disposición Transitoria, al haberse presuntamente transgredido las normas contenidas en la Decisión 311, artículo 73 y Cuarta Disposición Transitoria; Decisión 313 en su Cuarta Disposición Transitoria; y, Decisión 344, en sus artículos 83 literales a) y b), 114 y Primera Disposición Transitoria, en tanto y en cuanto se habría efectuado una errada aplicación de la normativa comunitaria andina referida a los procesos de registro y nulidad de una marca, afectándose los derechos de propiedad industrial de la denunciante; y,
2. Si la República del Ecuador habría vulnerado las normas contenidas en los artículos 4, 33 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al no haberse solicitado la interpretación prejudicial de la normativa comunitaria andina relativa a propiedad industrial, en la fase judicial del proceso, y en el proceso de amparo constitucional que fuera de conocimiento del Juez Octavo de lo Civil de Guayaquil y del Tribunal Constitucional de la República del Ecuador, respectivamente;
Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia respecto de las facultades encomendadas a las autoridades nacionales correspondientes al cotejo de marcas. Así en la Sentencia del Proceso 22-IP-96, ha señalado:
La responsabilidad del estudio del signo para ser registrado recae en la autoridad administrativa de la oficina nacional competente, y del criterio del funcionario dependerá que el signo sea aceptado o rechazado como marca. El Tribunal ha insistido en que el funcionario al examinar los signos, si bien utiliza un criterio "discrecional, en ningún caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han señalado ciertas reglas, lógicas y científicas, que deberán ser tenidas en cuenta" ("Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena", tomo I, pág. 116, Proceso 1-IP-87).
La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan. La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado.” (el destacado es nuestro);
Que, con respecto al primer punto, y en atención a la información que obra en el expediente, la Secretaría General observa que si bien a la luz de la normativa comunitaria vigente en la fecha, el concesorio de la marca “ACEITE DE OLIVA LA ESPAÑOLA” pudo haber sido cuestionado, era responsabilidad del titular ejercer la defensa oportuna de sus derechos, asunto del cual no se dispone de información en el expediente, como ya se indicó, registrándose más bien una coexistencia marcaria de varios años;
Que con respecto a la procedencia de la denominada “reinscripción” de la marca “LA ESPAÑOLA”, conviene reiterar también lo señalado por el Tribunal Andino al respecto:
“La determinación de la existencia o no del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado discrecionalmente por el funcionario administrativo o por el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos y a los criterios expuestos por este Tribunal” (Sentencia de 13 de agosto de 2003, emitida en el proceso 64-IP-2003, caso brillo de luna)”. Interpretación Prejudicial de la Disposición transitoria primera, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; inciso 2 del artículo 99 de la misma, del artículo 63 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y artículo 3 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente doctor Manuel S. Urueta Ayola; y artículo 70 de la Decisión 85. Caso: renovación de la marca "ELCHE", expediente interno N° 3242;
Que asimismo mediante Sentencia recaída en el Proceso 08-IP-965, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que “Las renovaciones de una marca, se sujetan a las formalidades y trámites de las Decisiones bajo las cuales se concurrió a presentar la solicitud correspondiente” y “…Dentro del régimen de la Decisión 85 el registro de una marca expiraba al transcurrir los cinco años de su otorgamiento o de su última renovación, cuando no se hubiere dado cumplimiento a la solicitud de renovación acompañada de la prueba de uso.”;
Que de acuerdo con lo señalado y teniendo en cuenta el análisis de los hechos referidos ut supra en esta Resolución, la Secretaría General encuentra que la actuación llevada a cabo por las autoridades competentes nacionales en materia de propiedad industrial (Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador y posteriormente, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual – IEPI) se ajusta a la normativa comunitaria andina, habiendo considerado la misma para fundamentar sus decisiones y guiar sus apreciaciones respecto de los procedimientos relativos a la protección de derechos de propiedad industrial presentados por la denunciante;
Que por lo tanto, esta Secretaría General no encuentra haber violación de las Decisiones 486, artículos 172, 134 inciso 1), 135 y la Primera Disposición Transitoria, al haberse presuntamente transgredido las normas contenidas en la Decisión 311, artículo 73 y Cuarta Disposición Transitoria; Decisión 313 en su Cuarta Disposición Transitoria; y, Decisión 344, en sus artículos 83 literales a) y b), 114 y Primera Disposición Transitoria;
Que respecto del segundo punto del pronunciamiento de esta Secretaría General, esto es, el extremo relativo a la interpretación prejudicial, por las razones antes expuestas, esta Secretaría General encuentra que tampoco existe vulneración de las normas contenidas en los artículos 4, 33 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por parte del Gobierno del Ecuador;
Que conforme a lo establecido en el artículo 23 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 57 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General (Decisión 425), sólo cuando la Secretaría General considere que un País Miembro ha incurrido en incumplimiento de obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina le formulará sus observaciones por escrito y emitirá dictamen motivado de incumplimiento;
Que, según lo establecido en los artículos 17, 37 y 44 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, se informa que contra la presente Resolución procede recurso de reconsideración, dentro de los 45 días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, así como acción de nulidad ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su entrada en vigencia;
RESUELVE:
Artículo 1.- Declarar infundada la denuncia presentada por Industria Conservera de la Pesca C. Ltda. INCOPES del Ecuador, sobre presunto incumplimiento de normas correspondientes al Régimen Común de Propiedad Industrial, Decisión 486 y sus antecesoras, Decisiones 344, 313, 311 y 85, en los artículos relativos a la concesión de registros de marca y sobre presunta omisión de solicitar la interpretación prejudicial de la normativa comunitaria sobre Propiedad Industrial.
Artículo 2.- Comuníquese a los Países Miembros la presente Resolución, la cual entrará en vigencia a partir de su fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los veintiún días del mes de octubre del año dos mil cuatro.

ALLAN WAGNER TIZON

Secretario General


1La Clasificación Internacional de Niza es utilizada por las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros de la Comunidad Andina. La clase 29 de dicha clasificación cubre los siguientes productos: “Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”.

2 Fojas 8 del expediente.

3 Cfr. Punto 4.4. de la copia del escrito que obra a fojas 18 (reverso) del expediente.

4 Fojas 10 del expediente.

5PROCESO Nº 8-IP-96, del 3 de marzo de 1997.


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