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Proceso nº 84-ip-2005


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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO Nº 84-IP-2005

Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitado por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación de oficio de los artículos 81 de la Decisión 344 y 126 inciso segundo del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso Interno N° 1489-2002. Actor: Jacques Jaunet S.A. Marca: NEW MAN COLORS.



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintisiete días del mes de julio del año dos mil cinco.
VISTOS:
La solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, acompañada en el Oficio Nº 133-2005-SCS-CS, de 13 de mayo de 2005, remitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, con motivo del proceso interno N° 1489-2002.
Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 21 de junio de 2005.
Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:
1. Las partes.
La actora es JACQUES JAUNET S.A.
Se demanda al INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI).
2. Determinación de los hechos relevantes.
2.1. Hechos.
El 24 de junio de 1996, Fernando García Aguilar solicita el registro de la marca NEW MAN COLORS, para distinguir productos de la clase 03 de la Nomenclatura oficial.
Publicada la solicitud en julio de 1996, Jacques Jaunet S.A., presentó observación con base en su marca NEW MAN para productos de la clase 25 de la Clasificación de Niza; a la que La Oficina de Signos Distintivos resolvió declarando fundada la observación mediante Resolución Nº 14278-96-INDECOPI/OSD, de fecha 7 de noviembre de 1996, formulada por Jacques Jaunet S.A., y denegó el registro de la marca NEW MAN COLORS solicitada.
El 28 de noviembre de 1996, la sociedad demandante interpuso el recurso de apelación, a lo que el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual resolvió revocando la resolución expedida por la Oficina de Signos Distintivos y mediante Resolución Nº 631-97-TRI-SPI, de fecha 03 de septiembre de 1997, otorgó el registro de la marca NEW MAN COLORS solicitada por Fernando García Aguilar para productos de la clase 3.
A continuación, con fecha 12 de septiembre de 2000, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de primera instancia, declaró fundada la demanda, en consecuencia, ineficaz la Resolución Nº 631-97-TRI/SPI de fecha 3 de septiembre de 1997, mandaron se cancele el registro de la marca NEW MAN COLORS otorgada a favor de Fernando García A.
2.2. Fundamentos de la demanda
La sociedad demandante manifiesta que “la marca NEW MAN COLORS es un signo marcario que no es suficientemente distintivo por encontrarse dentro del supuesto de prohibición de registro establecido en el inciso a) del Art. 130 del dispositivo legal antes mencionado; puesto que, entre la marca NEW MAN COLORS y la marca registrada previamente NEW MAN existe confundibilidad, existiendo entre ambas más semejanzas que diferencias, y en el hecho de que el signo cuyo registro se pretende anular incluye íntegramente a la marca registrada por la demandante, no siendo suficiente el agregado de la denominación COLORS para otorgarle la distintividad necesaria respecto de la marca NEW MAN por ser el término COLORS de uso común en productos de la clase 3 y 25 de la N.O., por lo que, la coexistencia en el mercado de ambas denominaciones originará grave confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de los productos a distinguir”.
Arguye además que la Resolución impugnada resulta ineficaz por cuanto entre los signos en conflicto existe mas semejanzas que diferencias y que el agregar únicamente la palabra COLORS no es suficiente por cuanto la marca cuyo registro se pretende anular incluye íntegramente la marca registrada previamente.
2.3. Contestación a la demanda
2.3.1. Del INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPI-
El representante legal del INDECOPI argumenta que: “en el presente caso se aplica el principio de especialidad, que en el derecho marcario significa que el registro de una marca dentro de una clase otorga a su titular protección únicamente respecto de los productos y/o servicios distinguidos en la clase en la cual se encuentra registrada y no respecto de marcas registradas o solicitadas que distinguen productos y/o servicios en otras clases de la Nomenclatura Oficial”.
El representante de INDECOPI concluye diciendo que “los signos distintivos en discusión NEW MAN y NEW MAN COLORS no son confundibles, ni gráfica ni fonéticamente, teniendo en cuenta, principalmente que ambos son signos que distinguen productos totalmente diferentes, no substituibles ni intercambiables, y que tiene públicos objetivos y clientela distinta”.
CONSIDERANDO:
Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que en la presente se interpretará el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; y de oficio se interpretarán los artículos 81 de la citada Decisión y el artículo 126 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por considerarse pertinente al tema.
El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:
DECISIÓN 344

Artículo 81
Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
Artículo 83
Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
(...)”.
ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Artículo 126

(...)



Dentro del término de treinta días siguientes al de la admisión de la solicitud por el Tribunal, éste dictará sentencia.

(...)”.
En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:
I. DEFINICIÓN DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA.
El artículo 81 de la Decisión 344, define a la marca y determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, éstos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.
Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado:
La perceptibilidad, es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.
La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.
Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27)
La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Management: Bogotá. p. 77)
II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDÉNTICOS O SEMEJANTES, RIESGO DE CONFUSIÓN. REGLAS DE COMPARACIÓN. EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.
El literal a) del artículo 83 establece como prohibición para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos, o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos o similares productos o servicios, respecto de los cuales producen error o confusión.
Como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal “... la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”. (Proceso Nº 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002 Marca: COLA REAL+ GRÁFICA)
En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien o un servicio en lugar de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo. A fin de evitar esta situación de onfusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 de la mencionada Decisión, no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición.
Con respecto al riesgo de confusión, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar a ésta entre varias denominaciones y entre los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “... que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”. (Proceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA).
Este Tribunal ha determinado que puede existir similitud visual por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución.
En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.
Por último se habla de la similitud conceptual, sobre la que este Órgano Jurisdiccional ha indicado que se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.
En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.
2.1. Reglas de Comparación.
De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor:
1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.
3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.
4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “... deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”. (Proceso Nº 68-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA)
Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, “... que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”. (Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid.)
2.2. Principio de Especialidad.
El objetivo de la regla de especialidad consiste en evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios que se encuentren dentro de la misma clasificación.
El Tratadista Carlos Fernández Novoa señala al respecto que: “La consecuencia más palpable de la regla de especialidad de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios”. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, página 278)
De donde se deduce que pueden existir en el mercado marcas con denominaciones idénticas y que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando estas denominaciones similares se encuentren amparando productos o servicios comprendidos en distintas clases.
III. CONEXIÓN COMPETITIVA.
La doctrina de los autores Jorge Otamendi, Carlos Fernández-Novoa, Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, recoge algunos criterios que podrían conducir a establecer la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios, tales como:
a) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclator.
Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos o servicios de una clase del nomenclator, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos o servicios que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.
b) Canales de comercialización.
Hay lugares de comercialización o expendio de productos o servicios que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto o servicio con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes o en ciertos servicios que se ofrecen. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos o servicios guardan también una aparente similitud.
c) Mismos medios de publicidad.
Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos y los servicios. Si los mismos productos o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o dichos productos y/o servicios serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.
d) Relación o vinculación entre los productos o servicios.
Una relación entre los productos o servicios ofrecidos puede crear una conexión competitiva.
e) Misma finalidad.
Productos o servicios pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión.
IV. PLAZOS DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 126 inciso segundo del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, este órgano Jurisdiccional dispone del término de 30 días siguientes a la admisión de la solicitud de interpretación prejudicial para dictar sentencia.
Para efecto de comprender la disposición contenida en este artículo, debe considerarse lo contemplado en el artículo 33 del citado Estatuto, el que dispone que: “los términos de procedimiento que establece el presente Estatuto serán de días calendario o continuos y se calcularán excluyendo el día de la fecha que constituye el punto de partida”.
Sin embargo lo anterior, esté plazo se deberá tomar únicamente como referencial, por cuanto de considerarlo necesario el Tribunal, podrá extenderse si la complejidad del caso concreto así lo requiere sin por ello contravenir la norma expresa.
Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,
CONCLUYE:
Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
Segundo: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos o servicios idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error, teniendo presente los criterios sentados por este Tribunal sobre la conexión competitiva.
Tercero: La regla de especialidad señala, que bajo una misma denominación pueden recaer derechos autónomos de marcas pertenecientes a distintos titulares, siempre que distingan productos o servicios diferentes.
En la comparación entre los productos correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos.
Con el fin de precisar si se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.
Cuarto: Conforme lo establece el artículo 126 inciso segundo del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Tribunal dispone de 30 días siguientes a la admisión de la solicitud de interpretación prejudicial para dictar sentencia.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.
Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Walter Kaune Arteaga

PRESIDENTE (e)


Rubén Herdoíza Mera

MAGISTRADO


Ricardo Vigil Toledo

MAGISTRADO


Olga Inés Navarrete Barrero

MAGISTRADA


Mónica Rosell Medina

SECRETARIA


TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-
Mónica Rosell

SECRETARIA



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