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Proceso 04-ip-2015


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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 04-IP-2015



Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Apelante: BIOHEAP LIMITED. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Patente: “PROCESO DE LIXIVIACIÓN POR PILAS BACTERIANA DE MENAS DE SULFUROS DE METAL BASE”. Expediente Interno: 00014-2012-0-1801-JR-CA-10.
Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo


EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún (21) días del mes de agosto del año dos mil quince.
VISTOS:
El Oficio 14-2012-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 13 de enero del 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía courier, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 00014-2012-0-1801-JR-CA-10.
El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 10 de julio de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A. ANTECEDENTES.
Partes
Apelante: BIOHEAP LIMITED

Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, de la República del Perú

Hechos:
Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:


  1. El 8 de marzo de 2004 PACIFIC ORE TECHNOLOGY (AUSTRALIA) LIMITED solicitó patente de invención para LIXIVIACIÓN POR PILAS MEJORADA, cuyos inventores son Tamsin Lisa Williams y Olin John Hunter.




  1. El 9 de febrero de 2005, PACIFIC ORE TECHNOLOGY Ltd. señaló que ha variado su razón social a BIOHEAP LIMITED, por lo que solicitó se considere como solicitante a BIOHEAP LIMITED.




  1. El 24 de febrero de 2005, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, procedió a modificar el título de la solicitud por: “PROCESO DE LIXIVIACIÓN POR PILAS BACTERIANA DE MENAS DE SULFUROS DE METAL BASE”, para definir de manera más adecuada la solicitud.




  1. El 7 de abril del 2005, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías otorgó la orden de aviso de cambio de razón social por lo que se efectuó la correspondiente publicación en el Diario Oficial “El Peruano” el 8 de julio de 2005.




  1. El 13 de diciembre de 2006, el examinador de patentes emitió el Informe Técnico LPC 05-2006 indicando que las reivindicaciones de la patente solicitada por BIOHEAP LIMITED no cumplen con los requisitos de ser claras según lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.




  1. El 26 de marzo de 2007, BIOHEAP LIMITED, dio respuesta al informe técnico LPC 05-2006, señalando que adjuntaba las correcciones sugeridas por el examinador de patentes.




  1. El 12 de julio de 2007, el examinador de patentes emitió informe técnico LPC 05-2006, señalando que no existía suficiencia y claridad en las reivindicaciones.




  1. El 9 de septiembre de 2007, BIOHEAP LIMITED, dio respuesta al informe técnico LPC 05-2006 adjuntando un nuevo pliego de reivindicaciones corregidas.




  1. El 10 de marzo de 2008 el examinador de patentes emitió el Informe Técnico LPC-05-2006/b.




  1. El 1 de abril de 2008 BIOHEAP LIMITED dio respuesta al Informe Técnico LPC-05-2006/b.




  1. El 9 de septiembre de 2008, el examinador de patentes emitió el informe técnico LPC 05-2006/c, señalando que las reivindicaciones no cumplían con el requisito establecido en el artículo 16 de la Decisión 486.




  1. El 1 de diciembre de 2008, BIOHEAP LIMITED, dio respuesta al informe técnico LPC 05-2006/c manifestando que el documento presentado cumple con los requerimientos de la Decisión 486.




  1. El 30 de diciembre de 2008, el examinador de patentes emitió el informe técnico LPC 05-2006/d señalando que las reivindicaciones no cumplen con el requisito de novedad establecido en el artículo 16 de la Decisión 486.




  1. El 29 de enero de 2009, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías mediante Resolución 142-2009/DIN-INDECOPI, denegó la patente solicitada, ya que según el análisis efectuado y a lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486, las reivindicaciones no cumplen con el requisito de novedad establecido en el artículo 16 del texto legal acotado.




  1. El 23 de septiembre de 2009, BIOHEAP LIMITED, interpuso recurso de apelación, expresando su discordancia con lo concluido por el examinador de patentes.




  1. El 25 de mayo de 2010 la examinadora de patentes emitió el informe técnico BCC 62-2011, concluyendo que las reivindicaciones no cumplen con el requisito de novedad del artículo 16 de la Decisión 486.




  1. El 21 de septiembre de 2011 el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual mediante Resolución 2025-2011/TPI-INDECOPI denegó la patente de invención para PROCESO DE LIXIVIACIÓN BACTERIANA EN PILAS DE MENAS CON SULFUROS DE METAL BASE, solicitada por BIOHEAP LIMITED.




  1. El 29 de diciembre de 2011 BIOHEAP LIMITED presentó demanda contencioso administrativa, solicitando nulidad de la Resolución 2025-2011/TPI-INDECOPI.




  1. El 30 de julio de 2012 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual presentó contestación a la demanda contencioso administrativa interpuesta por BIOHEAP LIMITED.




  1. El 20 de febrero de 2014 el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución Diez, declaró infundada la demanda interpuesta por BIOHEAP LIMITED, ya que los argumentos de la demandante sólo cuestionan la evaluación realizada por la autoridad administrativa, no constituyendo ello un argumento de validez.




  1. El 12 de marzo de 2014, BIOHEAP LIMITED presentó recurso de apelación, para solicitar se revoque y, en consecuencia, se declare nula la Resolución Diez de 20 de febrero de 2014.




  1. Mediante auto de 14 de julio del 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando al Tribunal se pronuncie respecto de:

Criterios para determinar el requisito de novedad de una solicitud de patente de invención.




    1. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa.




  1. BIOHEAP LIMITED, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:




  • Que existe una incorrecta apreciación de la normativa comunitaria y una ilógica aplicación sobre la base de la documentación aportada para lograr el registro de la patente de invención denominada “PROCESO DE LIXIVIACIÓN BACTERIANA EN PILAS MENAS CON SULFUROS DE METAL BASE”.




  • Que el proceso propuesto resulta ser altamente novedoso, ya que la invención no encuentra ningún antecedente próximo, al contrario de lo sostenido por la demandada.




  • Que resulta extraño que el examinador haya considerado al primer documento presentado por BIOHEAP LIMITED, al grado de considerar la inexistencia de novedad en la invención propuesta, por esta razón considera que la Dirección de Invenciones ha realizado una aplicación incorrecta de la norma comunitaria al basarse en una apreciación incorrecta del examinador.



  • Que las conclusiones elaboradas por el examinador simplemente no son correctas. El examinador está leyendo la información del primer documento presentado por BIOHEAP LIMITED, con la intención de crear una divulgación adaptada a la afirmación de la solicitud de patente. Esto es inapropiado e injusto.




  • El examinador está en lo correcto al manifestar que los mesófilos oxidantes de Azufre liberan el calor. Sin embargo, BIOHEAP LIMITED ha observado una vez más que no existe ninguna enseñanza explícita en donde se indique que se proporcionan tanto los mesófilos como termófilos. La lista proporcionada en el primer documento no instruye al lector capacitado sobre cómo utilizar ambos tipos de microorganismos.




  • No se considera que el punto planteado por el examinador acerca de que no existe un indicio suficiente o una cuantificación de la cantidad de calor que se requiere, sea relevante. La reivindicación pone en manifiesto que el calor generado es suficiente para elevar la temperatura de tal manera que operen las bacterias termofílicas. El experto en la materia está al tanto de los rangos de la temperatura en los cuales los mesófilos y termófilos nuevamente funcionen, la reivindicación es clara para el lector experto en la materia.




  • Que si bien es cierto, el registro que confiere un determinado registro para un derecho de propiedad intelectual es territorial, no es menos cierto que en el caso de patentes la protección que se otorgará tiene como condicionamiento que los requisitos de novedad estén relacionados a la generalidad de las patentes registradas mundialmente, es decir, el antecedente estará determinado por todo conocimiento que pertenezca al estado de la técnica.


b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa



  1. El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, de la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:




  • La patente solicitada por el demandante no cumple con el requisito de novedad contemplado en el artículo 16 de la Decisión 486, debido a que en su antecedente más próximo, “RECUPERACIÓN DE METALES A PARTIR DE MENAS”, ya se encuentran descritos los procesos que se pretenden reivindicar, y se describen algunos de los mismos rasgos, lo que determina que la patente solicitada carezca del requisito de novedad.




  • Que el examinador no ha incurrido en ninguna imprecisión al hacer referencia al antecedente, por el contrario analiza objetivamente las semejanzas que éste presenta en la patente solicitada.




  • Que no es necesario que las reivindicaciones materia de comparación se presenten de forma idéntica, como pretende la demandante, siendo suficiente que el antecedente nos permita apreciar que las reivindicaciones materia de solicitud se encuentran en el estado de la técnica.




  • Que en el presente caso analizadas las reivindicaciones presentadas por la demandante, se aprecia que contrariamente a lo señalado por la demandante, ellas resultan coincidentes con su antecedente más cercano “RECUPERACIÓN DE METALES A PARTIR DE MENAS”, por lo que al carecer del requisito de novedad no es posible que se conceda la patente de invención solicitada.


c. Sentencia de Primera Instancia.


  • El Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda interpuesta por BIOHEAP LIMITED contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, por cuanto los argumentos de la demandante sólo cuestionan la evaluación realizada por la autoridad administrativa sobre la reivindicación, no advirtiéndose elementos de juicio que acrediten la validez de las demás reivindicaciones.


d. Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación.


  1. BIOHEAP LIMITED en su recurso de apelación manifiesta lo siguiente:




  • Que la patente solicitada cumple a cabalidad con el requisito de novedad contenido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo cual debe ser considerada como nueva y, en consecuencia, revocar lo actuado y otorgar la invención solicitada.




  • Que en el documento presentado por BIOHEAP LIMITED no se pronuncia respecto de la naturaleza exotérmica de la reacción de oxidación de azufre elemental mediante bacterias mesófilas. A pesar de ello, el examinador de patentes usa la información revelada por el propio solicitante en su contra.


e. Argumentos contenidos en la contestación del Recurso de Apelación.


  1. Después de la correspondiente revisión del expediente no se ha encontrado la respectiva contestación al recurso de apelación.



  1. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1, el cual se interpretará por ser procedente.




  1. CUESTIÓN A SER INTERPRETADA:

En armonía con lo expuesto, el tema que debe ser objeto de la presente interpretación prejudicial es el siguiente:


A. De la novedad de la invención como requisito.
A. DE LA NOVEDAD DE LA INVENCIÓN COMO REQUISITO.


  1. Dentro del proceso interno se presentó la solicitud de registro de la patente denominada PROCESO DE LIXIVIACIÓN POR PILAS BACTERIANA DE MENAS DE SULFUROS DE METAL BASE, la cual fue denegada por falta de novedad, y para dar contestación a la pregunta del juez consultante es pertinente hacer mención a este tema.


Novedad de la Invención


  1. Sobre este requisito la doctrina ha señalado que “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”.




  1. Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, sostiene que:

“Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido”2.




  1. Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad:




  1. “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes:

a) “Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado”.


b) “Irreversibilidad de la pérdida de novedad” “(...) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible”.
c) “Carácter Universal de la Novedad” “(...) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero”.
“(...) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país”.
d) “Carácter público de la novedad” “(...) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente”3.


  1. Según lo establecido en el artículo 16 de la Decisión 486, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.




  1. Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.




  1. En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo”4. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en la Decisión 486.




  1. En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención.




  1. Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información.




  1. Finalmente, es necesario resaltar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento:

“a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.


b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.
c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.
d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”5.


  1. El juez consultante, deberá analizar si la solicitud de patente reúne el requisito de novedad sobre los parámetros contenidos en esta interpretación prejudicial.

Sobre la base de estos fundamentos,



EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE




PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención.
Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información.
Finalmente, es necesario resaltar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento:
a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.
b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.
c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.
d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.

De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo

MAGISTRADA MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo



MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).

Leonor Perdomo Perdomo Patricio Peralvo Mendoza

PRESIDENTA (e) SECRETARIO (e)
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 04-IP-2015


1 Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.



Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.

2ZUCCHERINO, Daniel R., “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. RÉGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150.

3 CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2004. Págs. 697 a 714. (Proceso 07-IP-2004, sentencia del 17 de marzo de 2004.).

4 SALVADOR, Jovani Carmen. Ámbito de Protección de la Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas.

5 Proceso 12-IP-1998, sentencia de 20 de mayo de 1998. Publicada en la G.O.A.C. Nº 428. de 16 de abril de 1999. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



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