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COTEJO MARCARIO – Entre las marcas ALDO MASCONI (mixta) y ALDO PANETTI (nominativa) / NOMBRE PROPIO – Noción. Concepto / NOMBRE PROPIO - ALDO es inapropiable / REGISTRO MARCARIO – El signo ALDO MASCONI es registrable al no existir riesgo de confusión con la marca ALDO PANETTI / REITERACION JURISPRUDENCIAL
Es claro, entonces, que las marcas “(…) ALDO PANETTI (…)” y “(…) MASCONI (…)”, pueden coexistir pacíficamente en el mercado por no existir riesgo de confusión, asociación o aprovechamiento parasitario, lo cual da al traste con la acusación formulada por el demandante, al no existir violación de los artículos 134 y 136 (numeral a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

NOTA DE RELATORIA: Ver sentencia, Consejo de Estado, Sección Primera, de 31 de agosto de 2015, Radicación 2009-00173, C.P. Guillermo Vargas Ayala.

SÍNTESIS DEL CASO: La sociedad Aldo Group International AG, quien tiene registrada la marca ALDO PANETTI, demandó la nulidad de las resoluciones 30285, 36419 y 44893, todas de 2008, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca nominativa ALDO MASCONI, a favor de la sociedad Orrego Gómez S. en C., para distinguir productos y servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. La Sala negó las pretensiones de la demanda.
FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Bogotá, D.C., diez (10) de marzo de dos mil dieciséis (2016)

Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00172-00

Actor: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Se decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión Andina presentara la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG, en contra de las resoluciones números 30285 de 25 de agosto de 2008, 36419 de 29 de septiembre de 2008 y 44893 de 31 de octubre de 2008, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca nominativa “(…) ALDO MASCONI (…)”, para distinguir productos y servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

1.- Antecedentes
1.1.- La demanda

La sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG, actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, presentó demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa con el fin de solicitar la nulidad de la Resolución N° 30285 de 25 de agosto de 2008, “(…) Por la cual se decide una solicitud de registro de marca (…)”, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; de la Resolución N° 36419 de 29 de septiembre de 2008, “(…) Por la cual se resuelve un recurso de reposición (…)”, expedida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y de la Resolución No. 44893 de 31 de octubre de 2008, “(…) Por la cual se resuelve un recurso de apelación (…)”, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca nominativa “(…) ALDO MASCONI (…)”, para distinguir productos y servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que dichos actos administrativos han violado las normas en las que han debido fundamentarse, en particular, los artículos 134 y 136 (literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.


1.2.- Concepto de la violación
El demandante considera que con la expedición de los actos administrativos se violaron los artículos 134 y 136 (literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por cuanto:
“(…) 5.4.2.5. Partiendo entonces de las premisas precitadas, según la cual lo que importa es el concepto de las expresiones POR ENCIMA DE SU DEFINICIÓN, podemos concluir que cualquier consumidor que se enfrente contra las expresiones ALDO PANETI y ALDO MASCONI se encontrará con dos signos que evocan el mismo concepto, cuál es el de un nombre.
5.4.2.6. De esta manera, sea lo primero advertir que existió un error inminente de apreciación en el cual incurrió la Superintendencia, pues le dio el alcance de significado a dichas expresiones y no el de concepto para determinar que los signos ALDO PANETI y ALDO MASCONI no eran confundibles desde el punto de vista ideológico.
5.4.2.7. Así mismo, sea lo segundo advertir que como se explicó en los antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios, de haberse utilizado la noción de concepto y no la de definición habría sido totalmente diferente en el sentido de considerar a las expresiones ideológicamente confundibles, pues el concepto en ambos casos es el mismo.
5.4.2.8. Finalmente, teniendo en cuenta que el consumidor no hace esfuerzos interpretativos para determinar las diferencias en los signos, en el presente caso no va a identificar que se trata de nombres y apellidos diferentes, pues en su imaginario lo que realmente quedara es que dichas denominaciones evocan el nombre de una personas.
(…)
5.4.2.9.3.1. Como se puede observar, tanto la marca registrada por ORREGO GÓMEZ S EN C, como la marca registrada, por mi representada, se componen de dos palabras y cinco sílabas, es decir, contienen la misma longitud. Adicionalmente, la denominación ALDO se encuentra presente en ambos signos, con lo cual no solo existe una coincidencia de letras, sino que además están ubicadas en la misma posición, siendo claro igualmente que poseen las mismas raíces.
5.4.2.9.3.2. Ahora bien, es cierto como lo dice la Superintendencia, que cada una de las marcas tiene una expresión adicional dentro del conjunto marcario. Sin embargo, como lo ha dicho el mismo Tribunal Andino, es necesario referirse a las semejanzas entre las marcas a comparar más que a las diferencias, con lo cual es evidente que existe una confusión, pues como quedó demostrado con el anterior análisis, las marcas poseen demasiados elementos en común que elevan el porcentaje de confundibilidad en el consumidor, sobre todo si se tiene en cuenta que ideológicamente son también confundibles.
5.4.2.9.3.3. Ahora bien, el nombre ALDO si juega un papel determinante en el presente caso, situación que se sustenta en los siguientes argumentos:
5.4.2.9.3.3.1. En primer lugar, porque la expresión ALDO, común en ambos se encuentra al principio de ambas marcas, haciendo por lo tanto que sea esta la que con mayor facilidad recuerde el consumidor.
5.4.2.9.3.3.2. En segundo lugar, ya que por no ser un nombre común en nuestro país, para el consumidor será esta la palabra más fácil de recordar por encontrarse repetida, de tal manera que al ubicar en cualquier sitio la expresión ALDO asociará los signos con los mismos productos, sobre todo porque ambos identifican los mismos en la clase 25, configurándose así entonces la confundibilidad visual.
5.4.2.10. Aplicación del criterio fonético:
(…)
5.4.2.10.2. En el presente caso, es importante señalar que las expresiones a compararse no suenan parecido sino igual, con lo cual el riesgo de confusión es aún más grande.
5.4.2.10.3. Ahora bien, también es necesario aclara que las expresiones PANETI y MASCONI poseen el mismo número de sílabas y prácticamente la misma secuencia vocálica, con lo cual las posibilidades de no confundirse para el consumidor son mínimas, pues por su estructura no permiten que el consumidor pueda determinar la diferencia.
5.4.2.11. Conclusión
5.4.2.11.1. Vistos los argumentos precedentes, creemos que es evidente la existencia de un riesgo de confusión directa, sobre todos si se tiene en cuenta que los tres criterios, contemplados por la doctrina se presentan, lo cual hace que la probabilidad de confusión sea aún más alta.
(…)
5.4.3. Confundibilidad Indirecta
5.4.3.2. De esta manera, si yo entro a un centro comercial y encuentro que existen dos anuncios en diferentes almacenes idénticos con las expresiones ALDO MASCONI y ALDO PANETI, lo primero que voy a inducir es que se trata de dos marcas diferentes provenientes de un mismo origen empresarial, pudiendo pensar que se trata de una línea más costos[a] que la otra, como ocurre en casos como el del CORRAL y CORRAL GOURMET.
5.4.3.3. Esta idea encuentra su razón de ser en que el consumidor no hace esfuerzos interpretativos para encontrar diferencias de los signos, de tal manera que para el caso concreto tendría que indagar sobre la procedencia de las marcas, lo cual no va a hacer por razones a saber:
5.4.3.3.2. En segundo lugar, pues como se verá más adelante, las marcas pretendan identificar los mismos productos, lo cual nos hace presumir que para el consumidor la idea de un mismo origen empresarial será aún más obvia.
5.4.3.4. Finalmente, creemos que con los argumentos expuestos la confusión indirecta en el presente caso es inminente, con lo cual no puede permitirse la coexistencia de estas dos marcas, pues esto iría en contra de los principios de la libre competencia consagrados por el artículo 333 constitucional, vulnerándose así los derechos de la DEMANDANTE, quien se verá afectada en sus intereses ya que el propietario de la marca ALDO MASCONI se aprovecharía de los logros alcanzados.
5.4.4. Riesgo de Asociación de los productos
(…)
5.4.4.3.. Como se puede observar, dentro de los servicios que identifica la marca ALDO PANETTI se encuentran aquellos relacionados con el calzado tanto para hombre, mujeres y niños, siendo prácticamente los mismos servicios que pretenden identificar la marca ALDO MASCONI solicitada por la sociedad Orrego Gómez S en C.S., haciendo manifiesto el riesgo de asociación en los productos y por lo tanto la inminente confusión en la que incurrirá el consumidor.
5.4.5. Relevancia del nombre ALDO
5.4.5.1. Como se afirmó anteriormente, el nombre ALDO no es común dentro de nuestro país, situación que si ocurre con nombres como DANIEL, SILVIA, ALEJANDRO, ANDRÉS o PABLO.
5.4.5.2. Al no ser un nombre común, como si ocurre con los otros nombres precitados, para el consumidor el nombre ALDO si será llamativo, pues cotidianamente no lo oye o ve escrito en muchos lugares.
5.4.5.3. De esta manera, al acercarse a determinado sitio y observar que exciten dos productos identificados con las expresiones ALDO PANETTI y ALDO MASCONI, lo lógico es que intuya que se trata de dos marcas que provienen del mismo empresario, ya que poseen en común una denominación que no es común para nosotros. (…)”
1.3.- Contestación de la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio
Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, la Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones con sustento en los siguientes argumentos:
“(…) Los signos ALDO MASCONI y ALDO PANETTI no son signos idénticos pues están compuestos de otros elementos de tipo nominativo que aportan distintividad, permiten su identificación e individualización y por ello, el examen que realiza esta autoridad se base en principios y reglas que la doctrina y jurisprudencia ha establecido, y que nos permitimos enunciar:
(…)
3.1.1. Examen de la totalidad de los elementos que integran los signos.
(…)
Similitud ortográfica
Si bien la primera palabra del signo es idéntica la segunda no tiene similitud alguna y analizadas en conjunto se evidencia que entre ellas no existe la misma secuencia de vocales, su longitud no es igual y no tiene raíces ni terminaciones comunes.
Las palabras MASCONI y PANETTI claramente se diferencia en la secuencia de vocales y consonantes, sus raíces y terminaciones son distintas.
Similitud fonética
Los signos ALDO MASCONI y ALDO PANETTI al ser pronunciados de manera completa, no generan similitud fonética, los sonidos que generan no [son] sonidos confundibles, pues la segunda palabra que componen ambas marcas no coinciden en sus raíces o terminaciones.
Similitud ideológica
La similitud ideológica se presenta cuando los signos evocan una misma idea o característica, situación que no se presenta entre ALDO MASCONI y ALDO PANETTI.
La expresión ALDO refiere a un nombre de origen italiano que unido a la palabra MASCONI por un lado y PANETTI por otro, logra generar en el consumidor la idea de un nombre unido a dos apellidos distintos, y por ende de orígenes distintos.
Es de señalar que en el mercado de artículos de vestir, una marca compuesta por el nombre y apellido de su creador es de común utilización y que permite a todas luces su identificación.
3.1.2. Cotejo sucesivo de los signos
(…)
En el caso concreto si bien se reproduce la expresión ALDO, el signo ALDO MASCONI contiene elementos adicionales con suficiente fuerza distintiva que permitirán a los consumidores recordar la marca independiente a la marca ALDO PANNETI, permitiendo su coexistencia en el mercado.
3.2. Inexistencia del riesgo de confundibilidad
(…)
El consumidor medio claramente sabrá distinguir entre las marcas ALDO MASCONI Y ALDO PANETTI pues aun cuando hay relativa similitud entre ellas, sus diferencias en conjunto impiden que se incurra en error al punto que se vicie su consentimiento.
En conclusión, si bien los signos comparados tienen coincidencias, estas son debilitadas por los elementos diferenciadores, los cuales otorgan un impacto visual, fonético e ideológico que mantiene a salvo su capacidad diferenciadora y por ende no se encuentra afectado el derecho de exclusividad de ALDO GROUP INTERNATIONAL AG sobre la marca ALDO PANETITI. (…)”
1.4.- Intervención del tercero interesado en el resultado del proceso
La sociedad Orrego Gómez S. en C.S. Sucesores, en su condición de tercero interesado en el resultado del proceso judicial, intervino en el mismo contestando la demanda y oponiéndose a todas y cada una de sus pretensiones, conforme a los siguientes argumentos:
“(…) NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE SU VIOLACIÓN
(…)
El Apoderado de la Demandante se equivoca, al manifestar que la Marca de mi representada contraviene el Artículo 134, teniendo en cuenta que la Marca ALDO MASCONI registrada por mi representada si reúne con todos los requisitos para ser una Marca distintiva, porque por si sola puede diferenciar e individualizar los productos que distingue, y se pueden diferenciar de los que se encuentran en el mercado, o de otros similares de diferente procedencia; porque la característica de la distintividad de la marca ALDO MASCONI; garantiza el derecho a una libre elección por parte de los usuarios de servicios de la Clase No. 35, y protege los intereses del titular de la marca.
(…)
3.1.5. Es evidente que la marca “ALDO MASCONI”, tiene fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ALDO y ALDO PANETTI, no se presentan semejanzas que generen confusión directa o indirecta luego de un primer impacto general y de conjunto, porque como lo manifiesta la Superintendencia de Industria y Comercio: “Desde el punto de vista conceptual, encontramos que tanto el signo solicitado ALDO PANETTI como la opositora ALDO MASCONI aluden a un nombre y apellido italiano de una persona distinta. Ahora, respecto de las opositoras ALDO, el signo solicitado cuenta con dos expresiones para un total de cinco sílabas en tanto que las opositoras cuentas con una sola expresión para un total de dos sílabas, elementos que le imprimen una gran diferencia visual, fonética y ortográfica. A pesar de que coincidan en la expresión ALDO, la expresión MASCONI le da distintividad”.
(…)
3.2. ARTÍCUO 136 DE LA DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA:
(…)
3.2.1. RIESGO DE CONFUSIÓN
(…)
Y la marca ALDO PANETTI, no tienen elementos comunes, donde resulta a simple vista que no son confundibles, en tanto que la marca ALDO MASCONI, está conformada por elementos opuestos los cuales en conjunto no dejan la misma impresión en la mente de los usuarios, por lo tanto no existe riesgo de confusión entre las marcas ALDO MASCONI y ALDO PANETTI.
(…)
3.2.4. CONFUNDIBILIDAD DIRECTA
(…)
Al respecto debemos manifestar que diferimos con lo anterior, porque el riesgo de confusión de los signos en conflicto en este caso ALDO MASCONI y ALDO PANETTI, será necesario establecer si se presenta identidad o semejanza entre ellos, y si además entre los signos en disputa presentan similitudes de tipo conceptual, ideológica, y visual.
(…)
En este caso, efectivamente como lo manifestó la Superintendencia de Industria y Comercio “la expresión ALDO por su naturaleza conceptual se refiere a un nombre de origen italiano, el cual unido a la expresión MASCONI, y a un elemento gráfico, logra otorgar la suficiente distintividad para ser registrado como marca.
3.2.5. CONFUNDIBILIDAD IDEOLÓGICA:
(…)
Por lo tanto las marcas ALDO MASCONI y ALDO PANETTI, son totalmente diferentes, porque evocan ideas y conceptos diferentes, evocan a nombres diferentes, porque si efectuamos un análisis sucesivo y comparativo entre la marca nominativa “ALDO MASCONI” y la marca nominativa “ALDO PANETTI”, se llega a la conclusión de que no se presentan semejanzas que las hagan confundibles entre sí, ya que la expresión ALDO es un nombre masculino, y su registro no lleva al consumidor a confusión o engaño con la marca ALDO PANETTI, ni tampoco conlleva a pensar el confusión o engaño con la marca ALDO PANETTI, ni tampoco conlleva a pensar el consumidor acerca del mismo origen empresarial del producto, de las características, calidad y otras propiedades del mismo, ya que no presentan semejanzas desde el punto de vista ideológico, que puedan inducir al público consumidor a error.
El carácter distintivo de la marca mixta “ALDO MASCONI” está determinado por el conjunto de elementos que la componen, los cuales no pueden desintegrarse porque cada uno contribuye a otorgar distintividad al conjunto. En efecto, la marca ALDO MASCONI, nominativa, se encuentra compuesta por varios elementos que forman un todo que debe analizarse en conjunto y no descomponerse, porque en la marca “ALDO MASCONI”, predomina el elemento denominativo, esto es ALDO MASCONI, donde se observa que con el signo ALDO PANNETTI, que es NOMINATIVO, no existe riesgo de confusión alguno, ya que las características que componen al signo “ALDO MASCONI” lo diferencian de la marca nominativa de la demandante, porque al hacerse un cotejo sucesivo se observa que la marca nominativa “ALDO MASCONI” es un signo completamente diferente, que no generan confusión entre el público de los servicios de la Clase No. 35.
(…)
3.2.6. CONFUNDIBILIDAD ORTOGRÁFICA
(…)
Visto lo anterior nos preguntamos qué similitud ortográfica puede existir entre los signos en conflicto, si una cosa es ALDO MASCONI, y otra cosa es ALDO PANETTI, desde el punto de vista ortográfico, el signo “ALDO MASCONI” tiene como elemento diferenciador el signo MASCONI, que sus letras son las siguientes: “M A S C O N I”, que resulta palpablemente y obvia la diferencia con “P A N E T T I”, su pronunciación es diferente porque son letras, vocales, sílabas consonantes distintas y su longitud no es la misma, desde el punto de vista fonético – ortográfico, al momento de pronunciar las marcas de manera conjunta no se evidencia similitud, ya que se trata de una fonética distinta producto de que no mantienen el mismo orden vocálico, especialmente en el pronunciamiento de su elemento diferenciador MASCONI y PANETTI, siendo claro por supuesto que no tienen las mismas raíces ni las mismas terminaciones.
3.2.7. APLICACIÓN DEL CRITERIO FONÉTICO:
(…)
Sobre lo anterior discrepamos en forma absoluta porque los signos son totalmente distintos en su aspecto fonético porque las expresiones PANETTI y MASCONI, no poseen el mismo número de sílabas y estas marcas pueden coexistir en el mercado sin inducir al público consumidor a error, porque el signo “ALDO MASCONI” compuesto por un elemento nominativo, que distingue servicios de la clase 35, por lo tanto, no ha afectado indebidamente el derecho de la marca ALDO PANETTI, además, las marcas en sus elementos denominativos se pueden diferenciar fonéticamente, porque no hay que ser un gran conocedor del idioma castellano para aclarar que las expresiones PANETTI y MASCONI, no tienen la misma secuencia vocálica. La marca “ALDO MASCONI” (nominativo) se compone de palabras que están dispuestas de manera muy características y caprichosa, lo que le otorga suficiente distinción frente al signo “ALDO PANETTI” (nominativo), por lo tanto se pronuncia de manera completamente distinta a la forma como se pronuncia la marca fundamento de la demanda.
(…)
Por lo tanto al efectuar la comparación en conjunto entre los signos ALDO MASCONI y ALDO PANETTI, se observa que NO existen semejanzas de carácter fonético, y le otorga distintividad en forma absoluta al signo de mi representada nominativo ALDO MASCONI, y no hay duda que los usuarios de servicios de la Clase No. 35, no se van a ver expuestos a confusión, ya que las diferencias entre los signos confrontados no generan en el mercado la idea de que provienen del mismo empresario o que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares, o que se trata de una nueva gama de servicios de una misma empresa.
(…)
3.2.8. EL RIESGO DE ASOCIACIÓN DE PRODUCTOS
(…)
Pero como los signos en estudio no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a los usuarios de servicios de la Clase No. 35, a error, es irrelevante como lo manifestó el Despacho [al] pronunciarse sobre la eventual relación que pueda existir entre los servicios de la Clase No. 35 en este caso, “porque nada obsta para que coexistan dos signos distintivos que identifican servicios conexos o incluso idénticos, si los signos son diferentes y por ende no son susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación”. (…)”
2.- Alegatos de conclusión de las partes y concepto del agente del Ministerio Público
Mediante auto de 26 de noviembre de 2012, el despacho corrió traslado para alegar a las partes y al señor Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa.
La parte demandante concluyó en su alegato que:
“(…) Conclusiones Finales de Alegación: Como se observa en todo el análisis realizado, las marcas sub examine presentan evidentes elementos confundibles desde los tres pilares analizados, confusión directa e indirecta y riesgo de asociación elaborados por la doctrina internacional. Esas confusiones, además de ser manifiestas en cada uno de los tres aspectos analizados, son absolutamente notorias, quedando demostrado que las semejanzas entre las marcas guardan estrecha relación entre sí que no debe ser permitidos en aras de proteger aspectos comerciales y económicos fundamentales como lo son la libre competencia y el desarrollo armónico y a gran escala de una economía como la nuestra. (…)”
La parte demandada, esto es, la Superintendencia de Industria y Comercio reiteró que: “(…) que no existe riesgo alguno de confusión entre las marcas señaladas y que por ende, no se encuentra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (…)”.
El tercero con interés en el resultado del proceso, concluyó que:
“(…) Los Honorables Magistrados deberá concluir que los signos PANETTI y MASCONI, no poseen el mismo número de sílabas y estas marcas pueden coexistir en el mercado sin inducir al público usuario o consumidor a error, porque el “ALDO MASCONI” no ha afectado indebidamente el derecho de la marca ALDO PANETTI, además no debemos olvidar que la marca ALDO MASCONI, es una marca de familia de la ya concedida ALDO MASCONI en la clase No. 25, como lo analizamos anteriormente, teniendo por lo tanto sus Derechos adquiridos sobre este registro, tal como lo ha manifestado la Superintendencia de Industria y Comercio en la Resolución No. 32380 del 07 de Octubre de 2.002 (sic), Expediente No. 95 2498:
(…)
4.4.- La Marca “ALDO MASCONI”, de acuerdo a todos los argumentos antes enunciados, no se encuadra dentro de las prohibiciones que están en el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde no existen semejanzas fonéticas, ortográficas, conceptuales, lo que no dificulta a una y otra marca en el comercio para su diferenciación en lo que respecta a los servicios de la Clase No. 35 Internacional.
La Supertintendencia de Industria y Comercio aplicó el procedimiento que ordena la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, realizado en el EXAMEN DE REGISTRABILIDAD, el estudio de que el signo objeto de registro no presentara impedimentos de registro, además el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, se ajustó a la Ley Comunitaria, al confirmar la concesión de la marca “ALDO MASCONI” a favor de mi representada. (…)”
El agente del Ministerio Público guardó silencio.
3.- La Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante la Interpretación Prejudicial No. 217-IP-2013 del 19 de marzo de 2013, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria aplicables al presente caso, en la siguiente forma:
“(…) EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,
CONCLUYE
PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.
SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.
Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.
La similitud ortográfica se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

TERCERO: La corte consultante, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos ALDO MASCONI y ALDO PANETI, utilizando los criterios establecidos en la presente providencia para el cotejo de esta clase de signos.


CUARTO: La corte consultante, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo denominativo ALDO MASCONI y los mixtos ALDO ACCESORIES, ALDO SPIRIT y ALDO COLLECTION, utilizando los criterios establecidos en la presente providencia para el cotejo de esta clase de signos.
QUINTO: El análisis de registrabilidad es una actividad compleja, sistemática e integral, donde están presentes muchos elementos y factores que influyen en la formación del convencimiento de la agencia de registro marcario en cuanto a la concesión o denegación de una solicitud específica. Entran en juego las reglas de análisis de marcas y figuras relevantes como la notoriedad, la distintividad adquirida, la conexidad, entre muchas otras, que la oficina tiene que sopesar dentro de una visión sistemática para tomar una decisión adecuada.

El simple hecho de que una marca registrada ampare productos que se puedan considerar conexos competitivamente con otros, no le da un derecho indefectible o inexorable para el registro de la misma marca en relación con dichos otros productos. La oficina nacional competente de registro de marcas debe realizar un análisis complejo en los términos explicados anteriormente, y así determinar si se incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la norma comunitaria, teniendo en cuenta, por supuesto, las oposiciones presentadas.


En consecuencia, la corte consultante deberá determinar si el análisis de marcas realizado fue integral, sistemático y adecuado en relación con todos los elementos, factores y figuras de propiedad intelectual oportunos para resolver el caso particular.
SEXTO: La “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad. (…)”

4.- Consideraciones de la Sala


4.1.- Los actos administrativos enjuiciados
la Resolución N° 30285 de 25 de agosto de 2008, “(…) Por la cual se decide una solicitud de registro de marca (…)”, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; la Resolución N° 36419 de 29 de septiembre de 2008, “(…) Por la cual se resuelve un recurso de reposición (…)”, expedida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y de la Resolución No. 44893 de 31 de octubre de 2008, “(…) Por la cual se resuelve un recurso de apelación (…)”, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca nominativa “(…) ALDO MASCONI (…)”, para distinguir productos y servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo contenido es del siguiente tenor:
4.1.1.- Resolución No. 30285 de 25 de agosto de 2008, “(…) Por la cual se decide una solicitud de registro de marca (…)”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio
La jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca “(…) ALDO MASCONI (…)”, esgrimiendo, en síntesis, los siguientes argumentos:
“(…) De los antecedentes citados en el cuadro, podemos evidenciar que hay dos derechos adquiridos sobre la expresión ALDO, uno en 18 (ALDO) y otro en 35 (ALDO PANETTI). Revisados los Registros de la Propiedad Industrial, vemos que las sociedades en conflicto han intentado acceder a la palabra ALDO como marca acompañándola de expresiones adicionales. También se evidencia de los actos administrativos proferidos por la División de Signos Distintivos la concesión de aquellas marcas que adicionan una palabra distintiva a la expresión ALDO y que ha negado aquellas que simplemente adicionan una palabra carente de distintividad (collection, accesories). En efecto, teniendo en cuenta que ALDO es un nombre italiano, entendemos que si se adiciona un apellido, la marca se entiende distintiva. Por tanto, entendemos que cuando se trata de comparar marcas compuestas por nombres y apellidos el elemento predominante es éste último, teniendo en cuenta que, en las marcas sucede lo mismo que en la vida cotidiana, en donde las personas se logran identificar mayoritariamente con su apellido. En ese sentido la coincidencia en el apellido de las marcas es un argumento suficiente para cifrar la confundibiidad lo que no necesariamente sucede en relación con los nombres de pila.
En este orden, la División luego de analizar los argumentos del opositor y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad considera que entre los signos ALDO MASCONI y las marcas opositoras ALDO PANETTI y ALDO, no se presentan semejanzas que generen confusión directa o indirecta luego de un primer impacto general y de conjunto. Encontramos que si bien es cierto los signos coinciden en la expresión ALDO que es un nombre italiano, la segunda expresión de la marca – la carga distintiva del conjunto marcario y que lo hace registrable.
Desde el punto de vista conceptual, encontramos que tanto el signo solicitado ALDO PANETTI como la opositora ALDO MASCONI aluden a un nombre y apellido italiano de una persona distinta.
Ahora, respecto de las opositoras ALDO, el signo solicitado cuenta con dos expresiones para un total de cinco sílabas en tanto que las opositoras cuentan con una sola expresión para un total de dos sílabas, elementos que le imprimen una gran diferencia visual, fonética y ortográfica. A pesar de que coincidan en la expresión ALDO, la expresión MASCONI le da distintividad.
Con todo, resulta que las marcas comparadas no presentan ni identidad ni semejanzas que pueden causar riesgo de confusión o de asociación. En tal sentido, el consumidor promedio podría determinar correctamente el origen o procedencia empresarial de los productos y servicios identificados con cada una de las marcas cotejadas.
Por tanto, ya que las marcas comparadas no son semejantes ni idénticas no es necesario analizar la conexidad competitiva entre productos o servicios, pues la causal prospera ante la concurrencia de los dos factores, tal como ya se explicó, y al desaparecer uno de ellos, el otro pierde relevancia. (…)”

4.1.2.- Resolución No. 36418 de 29 de septiembre de 2008, “(…) Por la cual se resuelve un recurso de reposición (…)”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio


Posteriormente se expidió este acto administrativo, mediante el cual la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la Resolución No. 30285 de 2008, manifestando lo siguiente:
“(…) 2. Caso en estudio
(…)
Bajo los anteriores presupuestos, al estudiar los argumentos del recurrente y los motivos planteados en la resolución recurrida, esta División considera que el signo cuyo registro se solicita no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 anteriormente citado.
En efecto, los signos en estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor. Lo anterior por cuanto, si bien es cierto que el signo solicitado en registro ALDO MASCONI, reproduce la palabra “ALDO” contenida en las marcas opositoras ALDO PANETTI y ALDO, también es cierto que dicha palabra hace referencia a un nombre italiano, por lo cual, al conjugarse con el apellido MASCONI, adquiere distintividad y logra diferenciarse de las marcas opositoras toda vez que los signos remiten a nombres de personas diferentes.
Ante la ausencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta irrelevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto. (…)”

4.1.3.- Resolución No. 44893 de 31 de octubre de 2008, “(…) Por la cual se resuelve un recurso de apelación (…)”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial


A través de este acto administrativo, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la Resolución No. 30285 de 2008, conforme con los siguientes argumentos:
“(…) 2. El caso concreto.
(…)
Así las cosas, la Delegatura, luego de analizar los argumentos del recurrente y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad, encuentra que los signos enfrentados, después de un primer impacto general, no son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación. Lo anterior por cuanto observadas las expresiones en cotejo, se evidencia que si bien el signo solicitado reproduce la expresión ALDO, contiene elementos adicionales suficientemente distintivos que permiten la pacífica coexistencia de las marcas en el mercado sin causar riesgo de confusión, toda vez que la expresión que lo acompaña, MASCONI, dota al signo en comento de una distintividad visual y fonética creando una entidad nueva, perceptible visual, fonética y conceptualmente de una manera distinta e individualizada respecto a las marcas registradas, no siendo susceptible de generar riesgo de confusión o de asociación.
Ahora bien, la expresión ALDO por su naturaleza conceptual refiere a un nombre de origen italiano, el cual unido a la expresión MASCONI, logra la suficiente distintividad para ser registrado como marca, toda vez que se perciben como un nombre unido a un apellido, dando una impresión distinta, pues a pesar de que los signos cotejados coinciden en la expresión ALDO, la expresión MASCONI y del elemento gráfico de la marca registrada ALDO, l expresión MASCONI y del elemento grafico de la marca registrada ALDO a favor del señor Silvano Aldo Sicilia, permiten identificarlas e individualizarlas como signos independientes, no ocurriendo lo mismo si la expresión que acompañase al signo fuere un término débil como Collection, Accesories entre otros, los cuales no imprimen la distintividad que la expresión MASCONI, al ser entendida como un apellido, otorga al signo en comento, más aún si se tiene en cuenta que en el mercado de la moda y del vestuario, resulta usual que se utilicen comibinaciones de expresiones que conforman un nombre y un apellido para identificar este tipo de productos y / o servicios.
Así pues, si bien los signos comparados coinciden en una expresión, los elementos diferenciadores del signo solicitado debilitan la naturaleza de la expresión compartida en el conjunto marcario solicitado, el cual se compone de dos expresiones que otorgan un impacto visual y fonética distinto al de las marcas registradas manteniendo a salvo el interés del consumidor sin afectar el derecho de exclusividad que los opositores tienen sobre sobre sus marcas. (…)”

4.2.- El problema jurídico


La Sala debe determinar en el presente caso, si los actos administrativos enjuiciados transgredieron de las normas que le han debido servir de fundamento, en particular, los artículos 134 y 136 (literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Las razones por las cuales el demandante considera que se transgredieron dichas normas, se abordan a continuación.
4.3.- La violación de los artículos 134 y 136 (literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
En síntesis, el demandante considera que la marca registrada en los actos administrativos enjuiciados, “(…) ALDO MASCONI (…)” nominativa, es confundible con la marca registrada anteriormente y que es de su titularidad, “(…) ALDO PANETTI (…)”.
Al respecto, la interpretación prejudicial rendida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, señaló en sus conclusiones que: “(…) TERCERO: La corte consultante, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos ALDO MASCONI y ALDO PANETTI, utilizando los criterios establecidos en la presente providencia para el cotejo de esta clase de signos. (…)”.
Para el efecto, esta Sala se remitirá a los análisis realizados en la providencia del 31 de agosto de 20151, mediante los cuales se decidió sobre la legalidad de las resoluciones 20297, 36421 y 44828 de 2008, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, actos administrativos diferentes a los que aquí se enjuician, decisión judicial en la que se realizó el cotejo entre dichas marcas, así:
“(…) Como quiera que el sub lite gira alrededor del conflicto entre las marcas ALDO MASCONI (Mixta) y ALDO PANETTI (Nominativa), ambas de la Clase 35, se impone la aplicación de las reglas de cotejo enunciadas en la Interpretación Prejudicial rendida por el Tribunal Andino de Justicia, a efectos de establecer los posibles riesgos de confusión y/o asociación antes mencionados.
(…)
Según las reglas de cotejo anteriormente enunciadas, observa la Sala que las marcas confrontadas tienen diferente longitud, al estar compuestas por distinto número de letras y sílabas. Sin embargo, existen ciertas similitudes y coincidencias en sus aspectos estructurales y ortográficos, tal como se puede apreciar a continuación:
MARCA CUESTIONADA

A

L

D

O




M

A

S

C

O

N

I

1

2

3

4




1

2

3

4

5

6

7


MARCA OPOSITORA

A

L

D

O




P

A

N

E

T

T

I

1

2

3

4




1

2

3

4

5

6

7

En primer término, ambas marcas son de naturaleza compuesta por contener dos (2) palabras, la primera de (4) letras (2 consonantes y 2 vocales) que son exactamente las mismas que aparecen contenidas en la marca demandada, en tanto que la segunda tiene siete (7) letras (4 consonantes y 3 vocales), tal como se ilustra a continuación:


LAS CONSONANTES EN LA MARCA CUESTIONADA

L

D




M

S

C

N

2

3




1

3

4

6


LAS CONSONANTES EN LA MARCA OPOSITORA

L

D




P

N

T

T

2

3




1

3

5

6


LAS VOCALES EN LA MARCA CUESTIONADA

A

O




A

O

I

1

4




2

5

7


LAS VOCALES EN LA MARCA OPOSITORA

A

O




A

E

I

1

4




2

4

7

Las dos marcas reproducen la denominación ALDO. Sin embargo, es de anotar que las vocales y consonantes de las expresiones que le siguen (MASCONI y PANETTI), conforman un elemento distinto. Con todo, no puede desconocerse que la marca demandada reproduce el primero de los elementos que conforman la marca registrada a nombre de la actora.


Por otra parte y debido precisamente a la conformación y extensión de las marcas sometidas a cotejo, su composición silábica resulta ser parecida, tal como se puede apreciar enseguida:
LAS SÍLABAS EN LA MARCA CUESTIONADA

AL

DO




MAS

CO

NI

1

2




1

2

3


LAS SÍLABAS EN LA MARCA OPOSITORA

AL

DO




PA

NE

TTI

1

2




1

2

3

No se puede afirmar que las marcas en conflicto sean idénticas, sí es dable predicar que ellas presentan ciertas similitudes y coincidencias desde el punto de vista ortográfico y estructural, que se concretan en la expresión “ALDO”:





A

L

D

O




M

A

S

C

O

N

I

A

L

D

O




P

A

N

E

T

T

I

En suma, aunque las marcas enfrentadas no son totalmente iguales o idénticas en el plano ortográfico, resultan ser muy parecidas por cuanto la marca cuestionada reproduce una de las expresiones contenidas en la marca opositora y en su elemento diferenciador comparten la misma cantidad de vocales, consonantes y silabas.


Por las mismas razones, los signos guardan algún grado de semejanza debido a que la expresión “ALDO” se pronuncia de la misma manera en ambos casos. Para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciar los de viva voz y de manera sucesiva, tal como lo recomienda el Tribunal Andino:
- ALDO MASCONI – ALDO PANETTI - - ALDO MASCONI – ALDO PANETTI - - ALDO MASCONI – ALDO PANETTI - - ALDO MASCONI – ALDO PANETTI - - ALDO MASCONI – ALDO PANETTI - - ALDO MASCONI – ALDO PANETTI -- ALDO MASCONI – ALDO PANETTI –
En suma, aunque las expresiones “MASCONNI” y “PANETTI” le imprimen a los conjuntos resultantes una sonoridad distinta, es preciso admitir que existe una semejanza fonética evidente entre los signos enfrentados.
Ahora bien, desde el punto de vista conceptual, las expresiones ALDO MASCONI y ALDO PANETTI no tienen en idioma castellano un significado específico. No obstante lo anterior, para el común de los consumidores o usuarios la palabra ALDO no resulta del todo desconocida, por tratarse de un nombre propio que es utilizado en Colombia por algunas personas.
A propósito de los nombres propios, la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia del 12 de mayo de 2011, Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00041-01, con ponencia de la H. Consejera MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO, expresó:
7.3. Los nombres propios como marcas
De acuerdo con la Gramática de la Lengua Castellana de Andrés Bello (1847), por nombre propio se entiende “el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirlas de las demás de su especie o familia””
Es sabido que en derecho marcario internacional resulta usual que los diseñadores de joyas y accesorios, ropa, bolsos, perfumería y calzado registren sus nombres y apellidos como marca para distinguir sus productos (Louis Vuiton, Christian Dior, Coco Chanel, Salvatore Ferragamo, Cristina Herrera, Hugo Boss).
Esta práctica también es usual en la costumbre nacional, según se puede constatar en Internet -a la cual la Sección ha reconocido valor probatorio-. Ciertamente, la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, evidencia que en Colombia es usual que los diseñadores registren sus nombres completos, o su apellido para distinguir los productos o servicios que ofrecen en el mercado. [A título ejemplo en este fallo se relacionan varios casos puntuales]
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 02-IP-95, ha sostenido este criterio al puntualizar que “los únicos que tienen el derecho de registrar su nombre como marca, son los titulares o sus herederos y nunca terceros no autorizados,… abriendo así la posibilidad de que personas con nombres iguales u homónimos puedan también acceder al registro marcario, si entre esos dos nombres existe una manera peculiar y distintiva de registrarlos.”2
De otra parte, resulta también pertinente recordar que esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca del uso de nombres propios como marcas para identificar bienes o servicios.
En efecto, en sentencia de 15 de abril de 2004 (M.P. Camilo Arciniegas Andrade), al decidir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT contra la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro como marca del signo “JOHANN MARÍA FARINA” (etiqueta), pese a estar previamente registradas las marcas “JEAN MARIE FARINA” y “JEAN MARIE FARINA” a favor de la firma opositora ROGER & GALLET.
En aquella oportunidad, la Sala puso de presente que los nombres propios no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, de modo que la negación como marca de un signo que se forme con un nombre propio, no puede fundamentarse en la sola circunstancia de su similitud con otro que se forma con el mismo nombre o con su equivalente en otro idioma, pues debe apreciarse si otros elementos permiten su diferenciación. (El resaltado no es propio del texto)
Con sustento en esas premisas, la Sala concedió el registro de la marca JOHANN MARIA FARINA, con las consideraciones que por su pertinencia para el caso presente, resulta relevante transcribir. Discurrió así:
“No se remite a duda que la expresión en idioma francés JEAN MARIE FARINA por el aspecto de conjunto es semejante a su equivalente en idioma alemán JOHANN MARÍA FARINA. Empero, de ello no se sigue razonablemente que exista riesgo de confusión ya que los productos que las marcas distinguen tienen un consumidor especializado, quien al adquirirlos presta mayor atención y emplea un mayor grado de discriminación que el común o mediano.
En el caso presente, la disposición de los elementos explicativos en la etiqueta asocia claramente la marca JOHANN MARÍA FARINA con su fabricante del mismo nombre, al figurar debajo de esta la expresión GEGENUBER DEM NEUMARKT que con JOHANN MARÍA FARINA forma el nombre comercial de la actora. Como empresario le asiste el legítimo derecho de emplearlo para distinguir sus productos, con tal que se asocie a otros elementos de modo que no reproduzca o imite la que se forma con esa denominación en idioma francés”3 (El resaltado no es propio del texto)
En el caso bajo examen, el nombre propio “ALDO” como tal es de naturaleza débil y por lo mismo es inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario.
En un caso similar la Sala4 consideró que se debía declarar la nulidad de la marca mixta “ALDO” por las siguientes razones:
Es del caso poner de relieve que en el caso bajo examen la marca demandada no se encuentra acompañada de ningún otro elemento que contribuya a diferenciarla de otras marcas que contengan la misma expresión, por lo cual es de suyo factible que se presente algún riesgo de confusión o asociación por parte de cualquier consumidor o usuario desprevenido debido a las semejanzas ortográficas y fonéticas ya anotadas y a la ausencia del elemento diferenciador antes aludido.
Por último, no resulta factible asegurar que existe en este caso una coincidencia de carácter conceptual entre las marcas enfrentadas, por cuanto el vocablo ALDO, de origen celta,5 no aparece contenido en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, 22ª Edición.
Analizados los anteriores aspectos y establecidas las semejanzas que existen entre ambas marcas, es preciso determinar si se presenta algún riesgo de confusión, asociación o aprovechamiento parasitario, que haga inviable la coexistencia pacífica de ambas marcas en el mercado.
En este caso, no puede perderse de vista que las marcas ALDO y ALDO PANETTI fueron concedidas en términos generales, para distinguir servicios de gestión de negocios y de comercialización de calzado y vestidos, servicios que pertenecen a la misma clase 35 del nomenclátor internacional. Así las cosas, su comercialización se realiza empleando los mismos medios de promoción y publicidad y utilizando los mismos canales de distribución, lo cual contribuye de manera significativa a que se presente un riesgo cierto de confusión y asociación en el público que demanda ese tipo de servicios.
La anterior circunstancia, aunada al hecho de que existe una semejanza ortográfica y fonética indiscutible entre ambos signos marcarios y a la circunstancia de no estar acompañado el signo cuestionado por ningún elemento diferenciador que contribuya a su individualización, la Sala tendrá por desvirtuada la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo demandado y por ello accederá a las pretensiones de la parte actora, no sin antes advertir que no se condenará a la Superintendencia de Industria y Comercio al pago de las costas y agencias en derecho, teniendo en cuenta la conducta asumida por el apoderado de esa entidad en el curso del proceso.
Como se puede observar la principal razón para tomar aquella decisión fue que el signo registrado ALDO por no estar acompañado de elementos adicionales carecía de la distintividad suficiente para convivir pacíficamente con la marca previamente registrada ALDO PANETTI.
En este caso el análisis tiene que ser diferente, toda vez que las marcas enfrentadas son ALDO MASCONI y ALDO PANETTI y como se concluyó con anterioridad el nombre propio “ALDO” como tal es de naturaleza débil y por ello es inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario.
Esa conclusión implica hacer el siguiente estudio:
Al conformar una marca, su titular puede usar de toda clase de elementos como: partículas, palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, o incluso como en este caso puede valerse de un nombre propio, por lo que no puede pretender monopolizar o dominar de manera absoluta la propiedad sobre la expresión de uso común, evocativa o nombre que utilice dentro de su conjunto marcario.

Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión.



(…)
Atendiendo lo anterior el análisis se debe reducir exclusivamente a determinar si hay confusión entre las expresiones que acompañan el nombre ALDO, es decir MASCONI y PANETTI.
Puede concluirse con extrema facilidad que entre las expresiones MASCONI y PANETTI no hay lugar a confusión alguna por parte del consumidor medio, a diferencia del antecedente que ya fue fallado por esta Sala, en el caso bajo examen la marca demandada sí se encuentra acompañada de otro elemento que contribuye a diferenciarla de otras marcas que contengan el nombre ALDO, por lo cual no es factible que se presente algún riesgo de confusión o asociación por parte de cualquier consumidor o usuario desprevenido, pues no obstante hay semejanzas ortográficas y fonéticas ya que comparten el nombre ALDO, el elemento diferenciador antes aludido (MASCONI y PANETTI) les brinda la posibilidad de coexistir pacíficamente en el mercado.
Por último, no resulta factible asegurar que existe en este caso una coincidencia de carácter conceptual entre las marcas enfrentadas, por cuanto el vocablo ALDO, de origen celta,6 no aparece contenido en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, 22ª Edición.
Analizados los anteriores aspectos y establecidas las semejanzas pero también las diferencias que existen entre ambas marcas, es preciso manifestar que no se presenta algún riesgo de confusión, asociación o aprovechamiento parasitario, que haga inviable la coexistencia pacífica de ambas marcas en el mercado. (…)”
Es claro, entonces, que las marcas “(…) ALDO PANETTI (…)” y “(…) MASCONI (…)”, pueden coexistir pacíficamente en el mercado por no existir riesgo de confusión, asociación o aprovechamiento parasitario, lo cual da al traste con la acusación formulada por el demandante, al no existir violación de los artículos 134 y 136 (numeral a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
De otro lado, en la interpretación prejudicial se señala, en el numeral cuarto, que: “(…) La corte consultante, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo denominativo ALDO MASCONI y los mixtos ALDO ACCESORIES, ALDO SPIRIT y ALDO COLLECTION, utilizando los criterios establecidos en la presente providencia para el cotejo de esta clase de signos (…)”.
Al respecto, en la Resolución No. 36419 de 29 de septiembre de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio señaló:
“(…) Por otra parte, los signos ALDO ACCESORIES y ALDO COLLECTION fueron negados por esta División, por medio de las resoluciones Nos 10021 del 31 de marzo de 2008 y 18116 del 21 de junio de 2007 respectivamente, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas. Respecto del signo ALDO SPIRIT, debemos indicar su registro fue negado mediante Resolución No. 18531 de 26 de Junio de 2007 y confirmada mediante resolución No. 17877 del 30 de mayo de 2008 proferida por el Delegado para la Propiedad Industrial, acto administrativo que se encuentra ejecutoriado. (…)”
Por lo anterior, esta Sala considera que no es posible realizar el cotejo solicitado en la medida en que los mismos no se encuentran registrados y es precisamente el registro ante la oficina nacional competente, el que confiere, de un lado, “(…) el derecho al uso exclusivo de una marca (…)”7 y, de otro lado, el derecho a su titular, de impedir a cualquier tercero, sin su consentimiento, “(…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro (…)”8.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda formulada por la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG, por las razones expuestas en la presente decisión judicial.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Presidente
MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO GUILLERMO VARGAS AYALA

1 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA, Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA, Sentencia de treinta y uno (31) de agosto de dos mil quince (2015), Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00173-00, Actor: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG, Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Proceso 02-IP-95 G.O. Nº 199 de 26 de enero de 1996.

3 M.P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE. Expediente Nº 6009. Actor: JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT.

4 Consejo de Estado, Sentencia del 12 de febrero de 2015, Exp. 2010-00150-00 C.P. Guillermo Vargas Ayala.

5 [http://www.soylaneta.com/nombre/aldo/]

6 [http://www.soylaneta.com/nombre/aldo/]

7 Artículo 154, Decisión 486

8 Artículo 155, Decisión 486.


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